Трансфер технологий и лицензирования. Доклад Тема 8 Трансфер технологий и лицензирование (Исбулатов К.. Тема Трансфер технологий и лицензирование Понятия трансфер технологий и лицензирование как правовые институты в сфере интеллектуальной собственности
 Скачать 37.19 Kb.
|
|
Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование 8.1. Понятия «трансфер технологий» и «лицензирование» как правовые институты в сфере интеллектуальной собственности. Трансфер технологий является важной и неотъемлемой частью инновационного процесса. Государственные лаборатории, научноисследовательские институты, университеты озадачены прикладным технологическим использованием своих исследований. В современном мире стратегия выживания и развития общества, стран базируется в основном исключительно на стремлении к лидерству в различных сферах деятельности. Для создания новых моделей, прототипов, технологий и продуктов, а также их преобразования в современном мире используют термин “инновации”, который имеет множество определений . Трансфер технологий выступает основной формой продвижения инноваций от этапа разработки до коммерческой реализации. Схематически трансфер технологий можно представить в виде (рис. 8.1.1). Рис. 8.1.1 - Схема трансфера технологий В это понятие входят всевозможные способы превращения идеи в коммерческий продукт: передача патентов, техдокументации, обмен научными разработками, создание совместных предприятий и т.д. [2]. На современном этапе развития мировой экономики трансфер технологий служит одним из источников экономической независимости, поскольку предоставляет хозяйствующим субъектам стратегические возможности в сфере развития внутреннего рынка и новых растущих отраслей, заимствования и адаптации достижений более развитых стран, встраивания в транснациональную инфраструктуру мировых рынков. С учетом потенциала каждого хозяйствующего субъекта должен вырабатываться свой подход к трансферу технологий применительно к организации производства и инновационной политики. Понятие «трансфер технологий» (ТТ) появилось на территории государств, образующих Евразийский экономический союз, не так давно и напрямую связано с переориентацией экономики на рыночные отношения в большинстве сфер деятельности. Зачастую его употребляют совместно с таким понятием, как «коммерциализация технологий», хотя в глубинном смысле объем этих понятий неодинаков . Понятие «коммерциализация технологий» предполагает обязательное коммерческое использование технологии, т. е. использование с обязательным извлечением выгоды. Вопрос о том, кто и как осуществляет непосредственное использование технологии, при коммерциализации не является главным (коммерциализацией могут заниматься сами авторы новых технологий и разработок). Различие между трансфером и коммерциализацией можно объяснить следующим образом: – коммерциализация технологии предполагает обязательное получение прибыли и не обязательно связана с подключением третьих лиц (которыми при оптимальной схеме трансфера должны становиться специализированные организации-центры трансфера технологий); – трансфер технологии предполагает обязательную передачу технологии организации (юридическому лицу), которая осуществляет ее промышленное освоение, хотя это не обязательно может быть связано с извлечением прибыли при использовании технологии (например, при использовании ТТ в образовании, здравоохранении или в целях охраны окружающей среды) Существует несколько определений трансфера технологий. Чаще всего под трансфером технологий понимают распространение технологических знаний прикладного характера, как правило, методов производства, прогрессивных идей, моделей, алгоритмов, а также инновационных продуктов внутри отрасли, между отраслями, регионами или между странами. Центры трансфера технологий (ЦТТ) играют одну из ключевых ролей в национальной инновационной системе, ускоряя продвижение в промышленность научных разработок, в первую очередь тех, которые были созданы с использованием бюджетных средств. Основными задачами центра трансфера технологий являются: – создание оптимальной организационнойструктуры, способной содействовать осуществлению трансфера технологий с целью дальнейшей коммерциализации; – привлечение к работе ученых, сотрудников и студентов к созданию принципиально новых интеллектуальных решений, оказание им помощи по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности; – повышение качества и объемов проводимых исследований по заказам производственных структур; – содействие внедрению технологий компаниями посредством участия на договорных условиях, в создании новых компаний, основанных на этих технологиях, через лицензирование и коммерциализацию; – привлечение, сохранение и поддержка компетентного персонала, необходимого для достижения стратегических, операционных и деловых целей участников центра. Виды деятельности центра трансфера технологий: проведение экспертизы и отбора проектов, обладающих коммерческим потенциалом: проведение патентных исследований, включая определение патентной частоты; подготовка различных видов документации по охране интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных и технологии интегральных микросхем) и ноу-хау; подготовка технологических пакетов и юридической документации; осуществление трансфера технологий физическим и юридическим лицам на основе соответствующих договоров; проведение мониторинга и экспертизы объектов интеллектуальной собственности; оказание консультационной правовой помощи патентообладателям в случае нарушения их прав и недобросовестной конкуренции; оказание маркетинговых, инжиниринговых, внедренческих, консультационных, информационных, рекламных, посреднических услуг в различных областях науки; проведение научных исследований, в том числе по договорам, на выполнение научно-исследовательских работ; разработка инновационных образовательных программ; участие и организация семинаров, конференций, выставок; содействие в привлечении инвестиций при формировании проектов и программ, направленных на реализацию целей и задач центра; содействие в развитии международных связей и международного сотрудничества; формирование базы данных объектов интеллектуальной собственности. Источники формирования средств центра трансфера технологий: средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средства, получаемые от реализации технических разработок, патентов; средства, получаемые из других источников, не противоречащие действующему законодательству. Эффективность деятельности ЦТТ должна определяться результатами, достигнутыми в соответствии с подготовленными бизнес-планами трансфера технологий. Тем не менее можно выделить несколько ключевых критериев оценки деятельности ЦТТ: 1) полученный доход от коммерциализации (по видам доходов); 2) размер привлеченного финансирования в исследования и разработки за счет дополнительных источников; 3) количество созданных новых компаний, основанных на технологиях вуза/НИИ; 4) количество поданных заявок на патенты/ количество полученных патентов. Рис. 8.1.3 - Описание процессов трансфера технологий. При осуществлении трансфера технологий со стороны центров трансфера необходимо учитывать специфику передаваемой технологии, форму и вид передачи, стратегию, которой придерживается то или иное малое и среднее предпринимательство (МСП), а также используемые инструменты, которыми владеет центр трансфера технологий (рис. 8.1.3). Трансфер инноваций на предприятии – это непрерывный поток всех типов инноваций, охватывающий всех участников инновационного процесса и пронизывающий всю систему отношений между ними, базирующийся на внутриорганизационных и меж организационных взаимоотношениях. Успешный трансфер технологий вплоть до стадии коммерциализации продукта предполагает постоянный многоуровневый обмен информацией. Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий упрощает и делает возможным процесс обмена и восприятия далеко не всегда оформленных и сформулированных идей. Процесс трансфера технологий является достаточно сложным образованием, состоящим из множества разнотипных объектов (подсистем и элементов). Оно определенным образом устроено и организовано. Любой составляющий его компонент при ближайшем рассмотрении оказывается системой со своими собственными элементами и связями. Многие из них одновременно выступают элементами других системных образований. Особо важным фактом является то, что при коммерциализации разработок большое, если не решающее, значение имеет ориентация на потребности и требования рынка (разнообразная маркетинговая информация, в том числе о приоритетах развития отечественной науки и техники, о развитии отраслей народного хозяйства, сферы потребления, экспорте и импорте товаров), требования инвесторов (инвестиционные приоритеты, требования и условия предоставления инвестиций потенциальными инвесторами, в том числе государственными и негосударственными коммерческими, зарубежными и международными фондами и программами), требования конкретных покупателей новых разработок, технологий, товаров и услуг. трансфер инновационный технологический трудозатрата. Таким образом, сегодня, для того чтобы занимать достойное место в мировой экономике, стране необходима стратегия, основанная на современном уровне развития науки и технологий. Сстепень их развития и использования определяют в настоящее время решение проблем безопасности и экономического роста. Технологии и научно-техническая продукция превратились в фактор, способствующий реализации геополитических и геоэкономических интересов государств. Основной задачей инновационного менеджмента на этапе коммерциализации является увеличение масштабов распространения инноваций посредством обмена коммерческого и некоммерческого характера. Обмен инновационными продуктами в некоммерческой форме происходит путем организации выставок, конференций, научно-технических публикаций. Коммерческий обмен подразумевает торговлю научно-технической продукцией на основе договоров купли-продажи либо на основе предоставления временных прав на использование защищенного объекта путем заключения лицензионного договора. Лицензирование – одна из основных форм торговли технологиями, являющаяся главной коммерческой формой научно-технического обмена, составляет примерно 80 % всех передач технологий. Лицензия (от лат. licentia – право, разрешение) – это разрешение, выдаваемое за соответствующее вознаграждение юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на промышленное и коммерческое использование изобретения, защищенного патентом, а также технологий, технических знаний, опыта, производственных секретов (ноу-хау), торговых марок и т. п. Лицензия является основным инструментом проникновения на труднодоступные зарубежные рынки и преодоления политики протекционизма, проводимой в ряде стран. Если разработчик инновационного проекта не имеет возможности по разным причинам его использовать в собственной деятельности, то он может осуществить его коммерциализацию путем предоставления лицензии любому заинтересованному лицу на возмездной основе. В международной торговле лицензиями участвуют практически все страны мира. Предоставление лицензии составляет коммерческую операцию и является объектом договора продажи (покупки). Передача лицензионного предмета оформляется лицензионным соглашением, договором на условиях, которые стороны согласовывают в тексте договора. Лицензионный договор приносит доходы лицензиару без существенных дополнительных затрат и в определенной мере возмещает расходы на научно-технические разработки. Для лицензиата приобретение лицензии может быть значительно выгоднее выполнения соответствующих работ собственными силами и средствами. На практике используются различные типы лицензионных договоров. Это зависит от предмета договора, способа охраны лицензионного предмета, объема передаваемых прав, вида лицензии. Права на коммерческое использование могут быть переданы на изобретения, защищенные охранным документом, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных схем. Перечисленные инновационные объекты и образуют предмет лицензии. По характеру и объему прав на использование технологий различают три вида лицензий. Простая лицензия (неисключительная) дает право лицензиару самостоятельного использования лицензии и выдачи аналогичных лицензий любым заинтересованным лицам. Исключительная лицензия предусматривает монопольное право лицензиата использовать технологию (изобретение и т. п.) на данной территории. При этом лицензиар отказывается от самостоятельного использования лицензии и ее продажи на этой территории. Исключение составляют случаи, когда лицензиар может сохранить за собой право на использование предмета лицензии в части, не передаваемой лицензиату. Полная лицензия означает, что к лицензиату переходят все имущественные права, вытекающие из предмета лицензии, на весь срок действия лицензионного соглашения. В этом случае лицензиар отказывается на этот срок от ее самостоятельного использования. Когда исключительная лицензия сопровождается оговорками, ограничивающими права лицензиата, то ее называют ограниченно исключительной. Наличие охранного документа на предмет лицензии (способ охраны) дифференцирует лицензии на патентные и беспатентные. Если предмет лицензии защищен охранным документом, такая лицензия называется патентной. Наличие охранного документа на предмет лицензии позволяет лицензиару повысить цену предоставляемой лицензии. Беспатентная лицензия – это ситуация, когда охранный документ на предмет лицензии отсутствует. Их число растет при инвестиционном сотрудничестве и продаже проектов, образцов новой техники и технологии. Отсутствие правовой защиты может быть обусловлено сознательным отказом владельца ноу-хау от оформления патента (сохранить в секрете) или нарушением процедуры патентования (потеря новизны из-за преждевременной публикации сущности разработки в печати). Возвратная лицензия – это лицензия, предоставляющая ее продавцу (лицензиару) право на использование усовершенствований предмета лицензии, когда эти усовершенствования осуществил лицензиат. По возвратной лицензии оформляется отдельная статья лицензионного договора «Улучшения и совершенствования». Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) – лицензия, предоставляемая в случаях, когда патентообладатели не могут использовать защищенные объекты промышленной собственности без нарушения прав друг друга. Взаимное нарушение исключительных прав возникает, когда охранные документы на группу разработок, имеющих единый изобретательский замысел, принадлежат разным владельцам. Взаимное предоставление кросс-лицензий является выходом из данной ситуации. Перекрестное лицензирование получило развитие со второй половины 70-х – начала 80-х гг. в связи с расширением масштабов научно-технического сотрудничества между независимыми фирмами и международным обменом технологиями. Принудительная лицензия предоставляется заинтересованным лицам при длительном неиспользовании запатентованного предмета (изобретений, промышленных образцов в течение 4-х лет, полезных моделей – в течение 3-х лет с момента выдачи охранного документа). Принудительные лицензии выдаются без согласия патентовладельца по решению судебных органов (Высшей патентной палаты). По объему передаваемых прав принудительная лицензия аналогична неисключительной. Обязательная лицензия предоставляется по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности без согласования с патентообладателем с последующей выплатой соразмерной компенсации. Открытая лицензия означает, что лицензиар обязан предоставить право на использование объекта лицензии любому заинтересованному лицу. Передача прав на охраняемый объект по лицензии осуществляется на коммерческой основе. Продавец лицензии после совершения сделки получает лицензионное вознаграждение. Это могут быть платежи на базе роялти, паушальные платежи, комбинированные платежи. Платежи на основе роялти осуществляются в виде процентных отчислений или фиксированных сумм, выплачиваемых с единицы произведенной по лицензии продукции. Размер роялти составляет от 1 до 10 % от продажной цены лицензии. При этой схеме выплаты лицензионного вознаграждения владелец лицензии получает свое вознаграждение только после освоения предприятием лицензионного продукта и вывода его на рынок. Для защиты интересов продавца лицензии в договор могут быть включены обязательства лицензиата по минимально гарантированным платежам, которые выплачиваются в случае, если лицензионная продукция не будет произведена. Паушальный платеж представляет единовременный или поэтапный платеж фиксированной суммы вознаграждения по лицензионному договору. Возможны комбинированные платежи лицензионного вознаграждения: сочетание паушальных платежей и платежей на базе роялти, что должно отвечать интересам обеих сторон лицензионного договора. Продажа лицензий на внешнем рынке является внешнеторговой сделкой, которая имеет наиболее высокую валютную эффективность. Никто и ничто не может так объективно и убедительно подтвердить высокое качество новой техники и технологии, как продажа зарубежным покупателям лицензии на ее использование, особенно в развитые страны. Среди экспортеров лицензий лидирующее положение на международном рынке занимают США. В большинстве стран объем затрат на импорт лицензий превышает валютные поступления от их экспорта. Ведущие страны Запада контролируют 87 % всех зарегистрированных в мире патентов. 8.2 Патентный троллинг. Термин «патентные тролли» применяется к лицам или компаниям, которые злоупотребляют патентным правом с целью получения выгоды, многократно превышающей действительную стоимость патентов. Их типичная тактика: зарегистрировать патент или товарный знак, связанные с чем-то, что используется повсеместно (либо используется кем-то конкретным, но пока юридически не оформлено), и затем требовать компенсаций за «нарушение» своих «прав». Мало того, что они подрывают реальное производство и сферу услуг, они также наносят ущерб научно-техническому развитию за счет создания юридических и репутационных преград на пути инвестиций. К тому же патентный троллинг может стать источником роста банкротств и безработицы. Во всем мире это занятие считается злом, с которым необходимо бороться. «Золотая лихорадка» патентных троллей Патентное вымогательство успешно существует почти полтора века в правовом поле, а сами тролли становятся миллионерами. Однако не все организации, «сидящие» на патентах, автоматически становятся патентными троллями. Если они выдают лицензии на разумных и справедливых условиях, то их называют добросовестными владельцами интеллектуальной собственности. Поэтому в юридической практике важно отделять зерна от плевел. Главным отличием является то, что патентные тролли осуществляют лицензионную деятельность в ущерб рынку, а также выискивают жертвы среди компаний, которые якобы могут быть причастны к нарушению их патентных прав. Затем начинается шантаж огромными исками и/или реализуется порочная тактика юридического хардбола, которая через судебные разбирательства буквально изводит бизнес: Если под ударом оказывается публичная компания, то ее акции, скорей всего, упадут; Если предприниматель – от него могут отвернуться партнеры и клиенты. Затем по цепочке страдает уже все общество, особенно самые незащищенные слои. В 2015 году в США компания Turing Pharmaceuticals, получив в свои руки право на препарат, используемый для лечения серьезных инфекций, заставила производителей увеличить цену упаковки с $13,50 до $750. Гендиректор Turing Pharmaceuticals Мартин Шекли назвал себя нераскаявшимся капиталистом и Бугименом из американского фильма ужасов. Но на самом деле он просто один из представителей огромной армии патентных троллей, чем, похоже, даже гордится. Идентификация тролля Согласно книге Роберта Х. Резиса «Патентные тролли. Выученные уроки», история патентного троллинга в США началась еще в 1879 году, когда некий Джордж Селден подал заявку на «машину с колесами, с рулем и двигателем компрессионного типа, содержащим один или несколько цилиндров». Последний он назвал в честь себя и 16 лет умышленно затягивал рассмотрение своего изобретения. А за это время американский автопром встал на ноги, что давало возможность Селдену резко взвинтить ставки по искам. Автопроизводитель Генри Форд сумел доказать, что так называемый «двигатель Селдена» является на самом деле известным «двигателем Брайтона», основанном на классическом термодинамическом цикле, который применим не только для двигателей внутреннего сгорания, но и для газотурбинных и турбореактивных двигателей. Не вдаваясь в подробности этого дела, отметим только то, что принципиально важно для понимания сущности патентного троллинга: в борьбе с патентным троллингом можно и нужно опираться на техническую сторону вопроса. Не секрет, что в большинстве патентов используются промежуточные технологии, которые опираются на классические научные достижения, являющиеся собственностью человечества. Но, с другой стороны, сегодня ситуация резко усложнилась, особенно в наукоемких областях, например, в фармацевтике. В частности, в производстве многих лекарств ноу-хау имеют статус коммерческих топ-секретов, что не позволяет использовать технических экспертов. Говоря иначе, без опытных адвокатов, специализирующихся на патентном праве, в борьбе с вымогателями иногда просто не обойтись. Юристы, безусловно, в курсе приемов троллинга, но с точки зрения закона злоупотребление крайне сложно доказать. Суд изначально стоит на защите интеллектуальной собственности, и получается так, что у недобросовестных патентодержателей не только мяч на их стороне, но и счет в их пользу. Поэтому важно еще до суда идентифицировать патентный троллинг, чтобы показать на спорщика пальцем и сказать: «Я знаю, кто ты. Ты — патентный тролль», – тем самым «забрав мяч». Сделать это можно, внимательно изучив, чем патентный тролль отличается от нормального правообладателя интеллектуальной собственности. Признаки патентного троллинга. Во-первых, тролли, как правило, покупают патенты у обанкротившейся или оказавшейся в трудном положении фирмы и сразу подают в суд на другую компанию. В иске говорится, что выпускаемый продукт ответчика нарушает приобретенный патент. Во-вторых, тролли, нападая на производителей, сами таковыми не становятся. Если же выдают лицензии, то на заведомо грабительских условиях, как в примере с «нераскаявшимся капиталистом Мартином Шкрели». Расценки взлетают в десятки, а то и в сотни раз. В-третьих, у троллей нет исследовательской или инженерной базы, необходимой для совершенствования приобретенных технологий, поэтому вся их работа сводится к нападению на технологические компании. В-четвертых, тролли нацелены на патенты-репликанты, исключающие любой вид деривации. По сути, они пытаются играть в Монополию, поэтому им нужны технологии, которые чрезвычайно трудно копировать с небольшими отклонениями и нарушение которых легко доказать в суде. В-пятых, тролли регистрируют пачками товарные знаки с использованием часто встречающихся словосочетаний или символов. И хотя вымогатели практически не используют эти ТЗ, они требуют огромные откупные от компаний, использующих в своем бизнесе похожие бренды. В полной мере это относится и к незапатентованным полезным вещам, на которые тролли тоже получают патенты – точно так, как в случае с «двигателем Селдена». Все вышеперечисленное подпадает под понятия юридически значимых действий, которые могут иметь юридические последствия для патентных троллей. Патентные тролли в России В отличие от Америки, российская история патентного троллинга является более скромной, прежде всего из-за социалистической формы производства в СССР. Судиться с Советским Союзом – владельцем народной интеллектуальной собственности, – граждане по понятным причинам побаивались. Но в девяностые и нулевые этот нечистоплотный бизнес начал стремительно распространяться в РФ. В 1999 году компания ООО «Технополис» получила российский патент на обычную стеклянную бутылку, зарегистрировав ее как «сосуд стеклянный». После чего «дети капитана Селдена» стали требовать от производителей пива и безалкогольной продукции 0,5% от выручки за право «воспользоваться его интеллектуальной собственностью». Потребовалось время, чтобы коллегия Палаты по патентным спорам прекратила действие лишенного здравого смысла патента на бутылку. Тем не менее, не всегда российское правосудие дает по рукам патентным троллям. В 2018 году Роспатент встал на сторону Азамата Ибатуллина и аннулировал товарный знак Top Gear («Главная передача»), принадлежащий британской BBC, признав, что тот схож с обозначением TopGear, зарегистрированным Ибатуллиным раньше. Несмотря на то, что вначале президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) решил, что BBC законно получил бренд Top Gear и широко использует его в своем бизнесе, позднее СИП все-таки встал на сторону хозяина TopGear, тем самым отдав победу патентному троллю. Таких споров в России накопилось много. Как следствие, в ряде ответственных адвокатских бюро появился опыт противодействия патентному мошенничеству. Учитывая, что тролли, как правило, юридически подкованы, они уходят в сторону, если им будут представлены аргументы, доказывающие злоупотребление патентным правом. Но лучше всего заранее обезопасить свой бизнес от вымогателей, зарегистрировать безопасный товарный знак или получить нужный патент. Что делать, если патентный тролль настаивает на суде? Судится с троллями накладно и нервно. Из российской практики в этой связи можно вспомнить иск патентного тролля IPAT к «Лаборатории Касперского» и еще 34-м айтишным корпорациям. Американская компания IPAT настаивала на нарушении двух ее патентов, полученных еще в 90-х годах прошлого века. Дело интересно тем, что все 34 компании, кроме «Лаборатории Касперского», сдались и согласились выплатить истцу компенсацию. Но в ходе судебного разбирательства, длившегося 3,5 года, «Лаборатория Касперского» победила, принудив IPAT не только отозвать иск, но пойти на уступку с условием with prejudice, что означает отказ от подачи повторного иска. Термин with prejudice появился в США в ответ на бесконечные иски. Более того, в 2014 году в Америке был принят закон, наказывающий истцов, если доказана несерьезность патентных исков. В этом случае все издержки ложатся на троллей. Но здесь речь идет скорее о дилетантах, так как профессиональные тролли не дают судам усомнится в своих «серьезных» намерениях. Тем не менее, дальше американцы не пошли, посчитав ужесточение правосудия угрозой свободе инновационного предпринимательства. Действительно, введение дополнительных фильтров, при регистрации патентов и товарных знаков оказывает тормозящее воздействие на инновационную деятельность. С другой, система интеллектуальной собственности во всем мире, включая Россию, скатывается к кризису как раз из-за свободы и простоты получения патентов. В целом фирмы и лица, подходящие под определение патентных троллей действуют в рамках правовой системы, но их агрессивная политика вредит бизнесу и нарушает социальный контракт по стимулированию и защите инноваций. Об этом важно говорить на судах, делая упор на социально опасном деянии троллей. В ходе иска Ибатуллина А. В. к владельцу сети магазинов «Муравей» Демерчяну С.А. было выдвинуто требование о прекращении охраны товарного знака бизнесмена и выплате 800 тыс. руб. в пользу истца. Ибатуллин А.В. настаивал на сходстве до степени смешения со своим ТЗ, но его шаги однозначно подрывали бизнес ответчика, который относился к своему делу добросовестно. Суд, состоявшийся летом 2020-го года, встал на сторону настоящего правообладателя ТЗ «Муравей» и, кто знает, возможно даже спас бизнес Демерчяна, сохранив рабочие места и налоговые отчисления. Таким образом, бороться с патентным троллингом в России можно и нужно, используя в том числе и мировой опыт доказательства злоупотребления патентным правом, а также оперируя понятием «добросовестность», которое в данных спорах становится веским аргументом. Кстати, в ЕС патентный троллинг распространен куда меньше, чем в США, где судятся много и по любому поводу. В Америке в патентных спорах стороны рискуют лишь гонорарами адвокатов, тогда как в Европе в подобных разбирательствах действует правило «проигравший платит все издержки». В итоге исков ради исков в Старом Свете меньше и тролли более осторожны в своих планах. Безусловно, этот опыт был бы полезен и российскому правосудию. 8.3 Стратегия лицензирования. Такая бизнес-модель является оптимальным вариантом извлечения дохода из продуктов, сервисов и технологий, не составляющих ключевую суть вашего бизнеса, но на которые ваша компания уже направила серьезный ресурс в части расходов на R&D, патентование, исследования рынка и т. п. Также данная бизнес-модель может быть использована в случае, когда вы (ваша компания) не обладаете компетенцией применения технологии в специфической отрасли, но при этом являетесь обладателем базовой технологии, применение которой можно диверсифицировать и таким образом получить дополнительный доход. Не отказываясь от наличия в своем портфеле такой технологии, вы можете использовать лицензирование как инструмент своей коммерческой деятельности. Важным условием успешной реализации данной стратегии является надлежащее обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности. Одним из самых известных примеров компаний, использующих бизнес-модель «Лицензирование», является IBM. IBM стала лицензировать свою интеллектуальную собственность на ранних этапах, задолго до того, как большинство других организаций начали это делать. Отдел R&D IBM, создающий технологии, которые иногда невозможно напрямую применить в своих собственных новых продуктах, определяет такие технологии и выводит их из IBM путем лицензионных договоров с другими компаниями. Важно, что стратегия лицензирования должна являться составной частью вашей (вашей компании) IP-стратегии инновационного проекта и в целом стратегии вашей (вашей компании) инновационной деятельности. Немецкий Carl Zeiss Vision не производит самостоятельно линзы, а передает права на новые технологии небольшим компаниям, которые уже сами создают индивидуальные партии линз. Британская ARM — это компания в сфере IT и полупроводников, которая в свое время сосредоточилась на R&D в сфере микропроцессоров и «продает» лицензии на чипы заинтересованным третьим лицам, которые и занимаются их производством. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности Вариант 1: Предоставление прав на уже существующий объект интеллектуальной собственности Коммерциализация интеллектуальной собственности Отчуждение исключительного права Вариант 2: Заказной НИОКР (R&D), права на результаты которого (в том числе на объекты интеллектуальной собственности) приобретает заказчик Вариант 3: Научнотехнологическое консультирование при внедрении инновации Лицензирование Важное преимущество такой бизнес-модели помимо повышения узнаваемости бренда и диверсификации доходов и рисков правообладателя (лицензиара) состоит в том, что права могут «продаваться» одновременно нескольким заинтересованным лицам, хотя в таком случае компания- «продавец» (лицензиар) получит более низкие по сравнению с отчуждением («продажей») интеллектуальной собственности доходы. Кроме того, лицензиар в таком случае получает возможность целиком и полностью сосредоточиться на исследованиях и разработках без необходимости владеть дополнительными компетенциями в сфере организации и управления производством, так как эти задачи возлагаются на «покупателя» прав (лицензиата). Лицензиат, со своей стороны, получает более дешевый, более быстрый и менее рискованный, в сравнении с проведением собственного цикла исследований и разработок (включая обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности), способ доступа к инновационной технологии, которая обеспечит лицензиату конкурентное преимущество. 8.4 Требования закона к форме лицензионного договора. При формулировании условий лицензионной сделки по российскому праву важно учитывать обязательные требования, которые предъявляет российский закон: 1. Договор должен быть заключен в письменной форме, в противном случае он является недействительным. Если объектом использования по лицензионному договору выступает изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак или знак обслуживания, то предоставление права использования такого объекта по данному договору также подлежит обязательной государственной регистрации и не считается состоявшимся, пока не состоялась государственная регистрация (ее осуществляет Роспатент). 2. Существенными условиями лицензионного договора являются: а) Предмет договора (путем указания на соответствующий объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). Без предмета договор не может считаться заключенным (непонятно, по поводу чего заключен договор). б) Способы использования объекта интеллектуальной собственности. Без этого условия договор тоже не считается заключенным. Лицензиат может использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату! в) Размер вознаграждения за использование объекта или порядок его определения либо указание на безвозмездность договора. В российском праве действует презумпция возмездности гражданско-правовых договоров, что в полной мере распространяется и на договоры в сфере интеллектуальной собственности. Однако если, например, для договора купли-продажи или аренды цена договора не является существенным условием и может быть в случае спора восполнена в судебном порядке (путем применения наиболее близких рыночных цен), то лицензионный договор является исключением: если в лицензионном договоре отсутствует данное условие, он опять-таки не считается заключенным. Прочие условия лицензионного договора являются необязательными (факультативными), но их также стоит учитывать: y Территория разрешенного использования объекта интеллектуальной собственности. Если она в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование объекта на всей территории Российской Федерации. y Срок действия договора. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. «Производный» характер действия лицензионных прав проявляется также и в том, что в случае прекращения исключительного права лицензионный договор также автоматически прекращается (например, при отмене патента). y Любые иные условия, которые стороны считают необходимым оговорить в договоре и которые не противоречат закону (принцип свободы договора). 8.5-8.10 Расчет цены лицензии и виды лицензионных вознаграждений и т.д Способ определения вознаграждения лицензиара за предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору — это отдельный важный вопрос, который нужно прорабатывать в ходе переговоров между лицензиаром и лицензиатом. Как определить стоимость разработки для формирования цены лицензионного договора? Ключевых методов всего три: 1. Затратный. 2. Доходный. 3. Сравнительный. Для сравнительного метода вам необходимо понимать стоимость аналогичных сделок, что зачастую бывает непросто в силу закрытости таких сделок. Доходный метод требует серьезного прогнозирования денежных потоков компании. Затратный, по сути дела, определяет ту максимальную цену, от которой можно отталкиваться (так как именно эту стоимость возьмет на себя лицензиар в случае, если будет проводить собственные НИОКР вместо того, чтобы приобрести у вас права на вашу технологию, с обязательным учетом расходов на амортизацию, материалы, сырье, фонд оплаты труда, административные расходы). Традиционно выделяют такие способы платежей, как паушальный и роялти. Паушальный платеж — как правило, твердая сумма, величина которой не поставлена в зависимость от каких-либо переменных, в том числе от экономических результатов использования лицензиатом объекта интеллектуальной собственности, выплачиваемая в один или несколько приемов на ранней стадии действия лицензионного договора. Роялти — как правило, лицензионное вознаграждение, величина которого привязана к какой-либо переменной (например, к экономическим результатам использования лицензиатом объекта интеллектуальной собственности — процент с оборота, процент с маржи и др.) и выплата которого осуществляется с определенной периодичностью в течение всего срока действия лицензионного договора. Паушальный платеж целесообразно применять, когда: а) Основа подсчета вознаграждения в виде роялти не может быть определена практически. б) Очень сложен контроль за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата. в) Транзакционные издержки (расходы по операциям контроля за бухгалтерской и финансовой отчетностью лицензиата) слишком велики в сравнении с ожидаемыми доходами. г) Нет реальной возможности осуществить действенный контроль за деятельностью лицензиата по использованию объекта лицензии — например, лицензиат малознаком и независим. д) Нет промышленного освоения предмета лицензии Паушальный платеж может быть как одноразовым, так и периодическим. Часто периодичность паушальных платежей ставят в зависимость от стадии реализации лицензионного соглашения и применяют такой порядок: а) 10–15% выплачивается при заключении лицензионного соглашения. б) 15–20% выплачивается после освоения технологии. в) 65–75% выплачивается по окончании первого года выпуска лицензионной продукции. Текущие роялти равны ставке роялти, умноженной на базу их исчисления (количество продукции, себестоимость изделия, прибыль, продажная цена, валовый объем производства и т. д.) Также вы можете использовать и комбинированный платеж, например комбинацию из авансового паушального платежа и последующих роялти, выплачиваемых лицензиатом лицензиару в течение всего срока действия лицензионного договора. Очевидно, что роялти — более рисковый, но и более доходный в перспективе способ заработать на своей интеллектуальной собственности. Паушальный платеж в этом смысле является «синицей в руках» — меньше риска, четкое понимание объема доходов, но и лишает возможности получить дополнительный доход в случае, если продукт на основе вашей технологии «выстрелит». Определение вида платежей — вопрос переговоров и структурирования сделки, но наиболее правильным с экономической точки зрения все-таки является способ с использованием роялти. Базой в любом случае является вопрос определения стоимости актива, права на который вы планируете передать. Как рассчитать цену лицензии с использованием роялти? Все зависит от того коммерческого показателя лицензиата, который вы берете за основу. В случае если в качестве базы берется доход, выручка, объем продаж — традиционно используются так называемые «отраслевые» ставки роялти (см. табл. 1). В случае когда за базу берется прибыль, справедливым считается правило 25%, т. е. при распределении прибыли одна четверть ее передается лицензиару, а 75% остается у лицензиата. Существуют различные способы обоснования использования правила 25%. Мотивируется это следующим: а) Это общепринятое правило, используемое во многих договорах. б) Существует определенный перечень бизнес-процессов, организованных лицензиаром, и они оцениваются как 25%, оставшиеся 75% усилий будет предпринимать лицензиат. В) Существует мнение, что покупатели желают получать выгоду как минимум в три раза большую, чем затраты. Г) Создание любого объекта интеллектуальной собственности — это часть общего процесса создания готового продукта, составляющая только первую его четверть, соответственно, и размер платежей составляет четверть. Формула расчета проста: Ц = R * Base, где Ц — расчетная цена лицензии, R — %, доля лицензиара, Base — база для расчета (прибыль, доход, выручка) лицензиата от использования объекта лицензии. При определении цены лицензии рекомендуется также исходить из того, что цена лицензии должна обеспечить доступ к технологии для промышленности, чтобы не вынуждать индустриальные компании нарушать интеллектуальные права правообладателя (лицензиара) или пытаться их аннулировать |