Лицензионные договоры. Иркутский национальный исследовательский

• Название: Иркутский национальный исследовательский
• Дата: 09.10.2021
• Размер: 106.09 Kb.
• Имя файла: Лицензионные договоры.docx
• Тип: Курсовая; #244222
• страница: 5 из 6

3. Особенности сублеционзионного договора и принудительной лицензии

В статье 1238 ГК РФ содержатся унифицированные нормы о сублицензионном договоре, понятие которого введено в п. 1 данной статьи для обозначения договора о предоставлении лицензиатом права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу. До принятия части 4 ГК РФ такой договор регламентирован не был, хотя конструкция передачи полученных прав использования результата интеллектуальной деятельности предусматривалась.

Так, в п. 4 ст. 31 Закона 1993 г. об авторском и смежных правах указывалось, что права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам, но устанавливалось, что лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором.¹

Пункт 1 статьи 1238 ГК РФ в качестве условия заключения сублицензионного договора устанавливает необходимость получения письменного согласии лицензиара. Как разъяснено в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора; при этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.²

В соответствии с п. 2 статьи 1238 ГК РФ по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

В этом отношении представляется уместным обращение к следующим положениям п. 3.2.2 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утв. Приказом Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186:

• 
  по сублицензионному договору лицензиат выступает в роли вторичного правообладателя - сублицензиара, а другая сторона - в роли вторичного лицензиата - сублицензиата. Предоставленные на основе сублицензии права производны от прав, полученных по лицензионному договору. По этой причине объем прав по сублицензии не может превышать пределы тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата;
  
• 
  выполнение этого условия, в частности, означает, что сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака не может быть заключен в отношении большего количества товарных знаков, классов товаров и услуг, большей территории, на которой предоставляется право использования товарного знака, и большего срока заключения договора, чем лицензионный договор.¹
  

Пункт 3 статьи 1238 ГК РФ предусматривает, что сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Как следует из положений п. 3.2.3 названных выше Рекомендаций, отсутствие в сублицензионном договоре указания на срок, на который заключается сублицензионный договор, не свидетельствует о незаключенности такого договора.

Сроку действия лицензионного договора посвящены положения п. 4 ст. 1235 ГК РФ, согласно которым: срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

С учетом данных положений в упомянутом п. 3.2.3 названных выше Рекомендаций сублицензионный договор, в котором не предусмотрен срок действия, рекомендовано считать заключенным на пять лет, если такой срок не превышает срок действия лицензионного договора, в противном случае - в пределах срока действия лицензионного договора.

Так, истец полагал, что ответчики в производимых ими изделиях, вводившихся в гражданский оборот посредством предложения к продаже, использовали все признаки полезной модели, исключительное право на использование которой принадлежало истцу, в связи с чем ответчики были обязаны заключить с истцом сублицензионные договоры на использование патента при введении изделий в гражданский оборот.

По мнению суда, лицо может обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора только в случае, если договор является публичным, либо когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Поскольку в силу ст. ст. 426, 1235 и 1238 ГК РФ лицензионный (сублицензионный) договор к указанным видам договоров не относится, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на понуждение ответчиков к заключению сублицензионных договоров.¹

В соответствии с п. 4 статьи 1238 ГК РФ ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата возлагается на лицензиата. Данная норма сформулирована диспозитивно - предусмотрено, что лицензионным договором могут быть установлены отступления от этого общего правила. Речь идет прежде всего о возможности возложения ответственности перед лицензиаром непосредственно на сублицензиата.

Пункт 5 статьи 1238 ГК РФ распространяет на сублицензионный договор действие правил ГК РФ о лицензионном договоре. Речь идет о необходимости применения общих положений ст. 1235 ГК РФ о лицензионном договоре, положений ст. 1236 ГК РФ о видах лицензионных договоров и положений ст. 1237 ГК РФ об исполнении лицензионного договора.

Ст. 1239 ГК РФ указывает на возможность принятия судом по требованию заинтересованного лица решения о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

При этом в юридико-технических целях для обозначения такой процедуры введено понятие «принудительная лицензия».

Согласно данной статье такая процедура осуществляется в случаях, предусмотренных ГК РФ.

Такие случаи определены положениями ст. ст. 1362 и 1423 ГК РФ, посвященными соответственно принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец и принудительной лицензии на селекционное достижение.¹

На это обращено внимание в п. 18 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, в котором также разъяснено следующее: соответствующий спор рассматривается судом применительно к положениям п. 1 ст. 445 «Заключение договора в обязательном порядке» и ст. 446 «Преддоговорные споры» части первой ГК РФ; при этом, принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии; с учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 ст. 1362 и п. 1 ст. 1423); суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.¹

Согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с данным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение 30 дней со дня получения оферты; сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

Названная ст. 446 ГК РФ предусматривает, что в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Там же, в п. 18 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. № 5/29, разъяснено, что отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к положениям ст. 450 «Основания изменения и расторжения договора» части первой ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании ч. 3 п. 1 ст. 1362, п. 4 ст. 1423); односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим.²