Лекционный курс оценка, охрана и управление интеллектуальной собственностью
 Скачать 2.39 Mb.
|
|
По способу охраны предметов лицензии лицензионные договоры делятся на патентные и беспатентные. К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включающие неохраняемые 178 технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно- экономические знания и опыт. В рамках самостоятельных беспатентных лицензионных договоров может осуществляться передача технических решений, отвечающих требованиям патентоспособности изобретений или полезных моделей в отношении новизны, изобретательского (или технического) уровня и промышленной применимости, но не имею- щих правовой охраны. Ноу-хау, являющиеся дополнением к охраняемым изобретениям или полезным моделям, передаются, как правило, в рамках патентного лицензионного договора. Цели и причины передачи прав на ОИС В экономическом смысле в результате лицензионной сделки лицензиат получает не только право пользования ИС, но и сам материализованный объект изобретения или другого научно-технического достижения, и, используя его потребительную стоимость, внедряет его в свое производство в тех объемах и на тех условиях, которые он получил по лицензионному договору. Это возможно лишь в том случае, если при получении лицензии в собственность покупателя переходят материализованные элементы лицензионной сделки (изобретения, полезные модели, ноу-хау, промышленные образцы, производственный опыт), которые адаптируются в новом производстве и не возвращаются их прежнему владельцу. В этом состоит экономическая суть лицензионной сделки, ее коммерческий характер. Лицензирование привлекает многих изобретателей, потому что потребность в собственных деньгах, объем стоящих перед изобретателем задач, необходимость в собственных поисках специалистов, решение массы производственных и иных задач и т.п. оказываются значительно меньшими, чем при организации собственного производства. Но следует учитывать, что: во-первых, совсем не просто найти покупателя лицензии. Во- вторых, лицензирование имеет свои "за" и "против". Лицо, создавшее интеллектуальную собственность теряет контроль над ней. Обычно полностью и на длительное время, а часто вообще навсегда. Его участие в проекте уменьшается, в большинстве случаев оно не будет иметь никакой дальнейшей прямой причастности вообще или может быть использовано лицензиатом как консультант, но обычно только на ограниченный срок. Найти подходящего лицензиата очень трудно. Неподходящий - же может похоронить коммерциализируемую интеллектуальную собственность. Даже если изобретатель сможет, в конечном счете, вернуть свой патент, это может быть слишком поздно. 179 Положительные стороны лицензирования заключаются в том, что оно позволяет получать доход от интеллектуальной собственности, освобождая при этом от решения множественных проблем организации производства и сбыта. Лицензиат, если это - серьезная фирма, может немедленно задействовать целые команды и привлечь значительные денежные средства для производства и продажи изделия. Лицензиаты часто видят новые области использования ОИС, которые не рассматривалась при их создании. Чем шире области применения, тем выше потенциальный доход. Итак, лицензированием можно заработать немалые деньги, и при этом довольно быстро. Лицензиат нередко готов выплатить и задаток, хотя почти наверняка не в таком объеме, как этого хотелось бы. Кроме того, они могут согласиться на выплату лицензионных платежей (роялти) в течение договорного периода. Лицензирование освобождает изобретателя от многих проблем. Лицензирование отвечает интересам тех, кто хочет заниматься только изобретательством. При принятии решения о лицензировании необходимо учитывать: Имеет ли ОИС патент, авторское свидетельство или другую юридическую защиту? Если нет, то никакая компания не захочет рисковать, вкладывая капитал в незащищенное новшество. Имеется ли действующая модель, или еще лучше, технически завершенный прототип? Если нет, то доказать лицензиату, что товар будет конкурентоспособным (если только это не самоочевидно, что бывает очень редко). Если такой прототип отсутствует, то его должен будет сделать лицензиат, а это скажется на заключении сделки. Имеются ли достоверные и подтвержденные данные относительно размера рынка и цен на такой же или сопоставимый товар Можно ли привести расчеты по себестоимости производства, да еще для различных объемов производства. Это позволит определить каких платежей от лицензиата можно реально требовать, если такой информации нет, то придется принять условия лицензиата, а его оценки продаж и прибыли скорее всего будут на весьма низком уровне, а затраты будут высокими. Таким образом, для лицензирования необходимо не только продемонстрировать реальность технической реализации технологии, но также подготовить пакет информации относительно производства и маркетинга, которая была бы максимально близкой к действительности и выдержала проверку лицензиатом. Только тогда может быть принято решение о покупке у Вас лицензии на Вашу технологию. 180 Аргументы за и против лицензирования Продажа научно-технических достижений, изобретений, ноу-хау, прав на использование изобретений, промышленных образцов и товарных знаков на базе лицензионных соглашений может осуществляться практически при всех видах внешнеторговых и внутренних сделок, и, прежде всего, сопровождают передачу (трансфер) технологий в сделках, обеспечивающих следующие коммерческие формы передачи технологий: 1) Поставки комплектного оборудования (поточная линия, технологический комплекс и т.п.). Поставки сопровождаются инжиниринговыми и консультационными услугами и передачей прав на использование ОИС. 2) Строительство промышленных и хозяйственных объектов (завод, электростанция, мост, и т.п.) под ключ. Включает инжиниринг (проектирование, поставки оборудования, строительство, монтаж, подготовку кадров) и сопровождается передачей прав на ОИС. 3) Услуги типа инжиниринг – предпроектные технико-экономические исследования, обоснование инвестиций, проектирование технологий, организация строительства под ключ, разработка рекомендаций по эксплуатации, управлению, сбыту. Сопровождаются предоставлением патентных и беспатентных лицензий и поставками оборудования. 4) Франчайзинг (коммерческая концессия) – передача прав на использование товарного знака, технологий, управленческих и маркетинговых ноу-хау. Сопровождается передачей прав на ОИС. 5) Кооперация – может включать совместные НИР и ОКР (научно-техническая кооперация), предполагающие обмен информацией и правами на полученные ОИС; совместное производство (производственная кооперация), сопровождающееся лицензионными соглашениями на передачу прав на ОИС, ноу-хау. 6) Совместная предпринимательская деятельность. Может сопровождаться предоставлением лицензий на использование ОИС. Продажу лицензии на право производства изделия следует предпочесть собственному производству и продаже этого изделия в следующих случаях: 1. Когда у патентообладателя нет достаточных финансовых средств для самостоятельной коммерциализации ИС. 181 2. Когда владелец ОИС не компетентен в деле серийного производства товаров и услуг. 3. Из-за невозможности удовлетворить спрос в связи с недостатком производственных мощностей, квалифицированного персонала, необходимого оборудования, площадей, сырья, комплектующих. 4. Разработка не может быть использована на предприятии разработчика (разработчик – НИИ, КБ). 5. Из-за необходимости обойти высокие ввозные таможенные пошлины, количественные ограничения на ввоз товара, поощрение ввоза изделий в разобранном виде и т.п. при выходе на новый рынок. В этом случае за лицензиаром может быть предусмотрена поставка некоторых материалов, узлов и деталей для выпуска продукции. 6. Если высокая доля данной продукции в объеме продаж фирмы представляется рискованной и требуется диверсификация деятельности фирмы. 7. Если через продажу лицензии единственный путь выхода на определенный рынок. 8. Если продажа лицензии может быть способом выхода фирмы-продавца на ноу-хау и другие достижения фирмы-покупателя, т.к. в лицензионном соглашении обычно включается пункт о взаимном обмене усовершенствованиями, которые могут быть сделаны в изделии (технологии) в течение срока действия лицензионного договора. 9. Если потенциальный доход от собственного производства недостаточно полно может компенсировать вклад разработчика. 10. Если покупатель технологии (лицензии) может представить рынок и для других товаров и услуг продавца-разработчика (например, запасные части, консультации и т.д.) 11. Если продажа лицензии позволит избежать или снизить риск нарушений антимонопольного законодательства. 12. Продажа лицензий оказывается выгодной, если увеличение доли продукции, выпускаемой с использованием ОИС, в объеме продаж предприятия представляется рискованным из-за опасности внезапного ухудшения конъюнктуры на рынках и возможности больших ущербов. 13. Через продажу лицензий можно стать акционером (если включить в лицензионный договор оплату акциями). Аргументами против лицензирования являются ситуации, когда: 182 1) покупатель более активен в использовании ОИС, стремится стать конкурентом для лицензиара, стремится на базе лицензии создать продукт, который будет затем лицензироваться и окажет конкуренцию лицензиару; 2) если объект ИС тяжело защищать продолжительный период после продажи лицензии. Любое юридическое или физическое лицо, заинтересованное в хозяйственном использовании чужого объекта интеллектуальной собственности должно заключить договор с владельцем собственности о выдаче ему лицензии (лицензионного договора, лицензионного соглашения) или о полной уступке (отчуждении) прав (договор об уступке, договор отчуждения). По лицензионному договору обладатель прав на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) обязуется предоставить право на использование объекта в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару платежи и осуществлять другие действия, обусловленные договором. 13.2. Организация процесса продажи прав на ОИС Деятельность правообладателя, желающего продать права на ОИС, можно представить состоящей из ряда стадий и этапов. Стадия 1. Поиск, оценка и выбор лицензиата. Этап 1.1. Изучение конъюнктуры рынка: состояние экономики страны потенциального лицензиата и тенденции ее развития; потребность рынка в продукте, использующем лицензируемый ОИС, емкость рынка; конкуренция на рынке, наличие конкурентных технологий, ОИС; возможная прибыль от использования лицензируемого ОИС. Этап 1.2. Поиск возможного потенциального лицензиата исходя из целей лицензирования. Методы поиска: 183 адресная реклама в виде распространения рекламных проспектов, рассылок предложений потенциальным партнерам; участие в специализированных выставках; размещение информации в специализированных базах данных; личные контакты; публикация статей в специализированных журналах. Этап 1.3. Проверка состоятельности потенциального партнера. Проверка осуществляется путем изучения документов публичной отчетности и запросов в компетентные органы с целью выявления правового положения, репутации, финансового положения фирмы, научно-технических, производственных, коммерческих и сбытовых возможностей фирмы. Этап 1.4. Подготовка к проведению переговоров и подписанию предлицензионных и лицензионных соглашений. Прорабатывается: возможный план использования ОИС в деятельности потенциального лицензиата; проводится технико-экономическое обоснование купли-продажи лицензии; выбирается форма передачи ОИС; проводится оценка ИС и рассчитывается возможная цена лицензии. Стадия 2. Переговоры с потенциальным лицензиатом и заключение предлицензионных соглашений: 2.1. Протокол о намерениях. 2.2. Договор о конфиденциальности. 2.3. Опционный договор. Стадия 3. Заключение лицензионного соглашения и договоров, сопутствующих передаче технологии, ОИС : контракт на поставку комплектного оборудования; соглашение о создании объекта под ключ; соглашение о создании совместного предприятия, учредительный договор; 184 договор коммерческой концессии (договор франчайзинга); договор о кооперации; и т.д. В свою очередь, фирма, желающая приобрести права на ОИС должна пройти следующие стадии: 1). Выбор необходимой для развития предприятия технологии, ОИС. 2). Выбор подходящей среди существующих технологий, ОИС и потенциального лицензиара. 3). Оценка выбранной технологии – технико-экономическое обоснование закупки по лицензии. 4). Переговоры с потенциальным лицензиаром и заключение предлицензионных соглашений. 5). Заключение лицензионного соглашения и договоров, сопутствующих передаче технологии, ОИС. Технико-экономическое обоснование продажи-закупки прав на ОИС по лицензии составляется в произвольной форме и включает следующие элементы: 1. Срок использования технологии, ОИС. 2. Технико-экономические характеристики конечного продукта, созданного с использованием ОИС. 3. Прогноз цен на конечную продукцию, прогноз объемов сбыта. 4. Спецификация сырья, комплектующих и т.п., необходимых для производства продукции. 5. Производственные мощности располагаемые и необходимые. 6. Необходимое для производства продукции оборудование, расходы на его приобретение, установку и содержание. 7. Требуемые полные капитальные вложения и оборотный капитал. 8. План финансирования. 9. Амортизация. 10. Производственные издержки. 11. ЧДД, оценка стоимости ОИС и цены лицензии. 12. Возврат капиталовложений. 185 По результатам технико-экономического обоснования делается вывод о целесообразности покупки/продажи лицензии и начале переговоров о заключении лицензионного соглашения. 13.3. Предлицензионные договоры и практика их применения Приведенная далее последовательность предлицензионных договоров является в определенной степени условной. В реальной жизни они могут объединяться, либо какие- то из этапов могут оказаться ненужными. Однако нередки случаи, когда описанная последовательность договоров реализуется. При этом последующий договор может вступать в силу до истечения срока действия предыдущего договора в целом или в некоторых его положений. В этом случае не всегда удобно иметь разные, одновременно действующие договоры фактически по одному и тому же предмету. Целесообразно воспроизвести действующие положения предыдущего договора в последующем договоре и декларировать прекращение действия первого. В гражданском праве это называют прекращение обязательства новацией: «Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация)». 13.3.1. Протокол о намерениях Не налагая конкретных обязательств, протокол фиксирует намерения сторон и содержит обычно план дальнейших переговоров. В литературе высказывалось мнение об его бесполезности именно из-за ненормативного характера. Однако, когда стороны еще не готовы принимать на себя конкретные обязательства, протокол о намерениях оказывается как раз тем документом, где могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон. Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Форма протокола о намерениях является произвольной, однако есть определенные разделы, которые договор должен обязательно содержать. Например, в преамбуле указываются стороны. Для юридических лиц это полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Последние состоят из наименования органа, осуществляющего регистрацию, ее номера и даты. 186 Преамбула обычно содержит определение возможностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в договорные отношения. Преамбула предворяет существенные положения договора и сама к таковым не относится. Поскольку протокол о намерениях не содержит конкретных обязательств сторон, преамбулу к нему можно назвать преамбулой в квадрате. Четкое определение в преамбуле возможностей и целей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (см., например ст.431 ГК) 13.3.2. Договор о конфиденциальности Важнейшим моментом, предшествующим заключению лицензионного договора, является ознакомление предполагаемого партнера с объектом возможной лицензии. Здесь особенно легко допустить ошибки, которые негативно отразятся на решении о закупке лицензии. Эти просчеты состоят в преждевременном разглашении сведений об объекте лицензирования во время демонстрации образцов ОИС партнеру, на конференциях, на выставках , в печати, в процессе предварительных переговоров. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо тщательно продумать каковы должны быть допустимые объем и форма передаваемой предварительно информации, чтобы сущность изобретения , ноу-хау и т.д. не была бы раскрыта. При ведении переговоров по поводу заключения лицензионного соглашения наступает момент, когда необходим обмен информацией, считающейся коммерческой тайной. Подобному обмену, еще до демонстрации лицензируемого объекта интеллектуальной собственности, должно предшествовать заключение договора о конфиденциальности передаваемой информации об объекте лицензирования. Этот договор предполагает передачу определенной в договоре информации и включает обязательства сторон по сохранению ее в тайне. Аналогично соглашением о конфиденциальности ноу-хау защищается передаваемая коммерческая информация, коммерческие секреты в виде данных о финансировании, направлениях НИОКР, объемы капиталовложений фирм, о производственных мощностях, технологиях, используемых материалах, поставщиках, себестоимости производства, чертежи, формулы и т.п. При передаче потенциальному лицензиару опытных образцов для анализа свойств и качеств ОИС с целью исследования рынков сбыта, необходимо заключить специальное соглашение об использовании опытных образцов, регулирующее объем использования этих образцов и правоотношения сторон. Возможно объединение перечисленных договоров. 187 В договорах о конфиденциальности указывается: 1. Объем передаваемой информации: сущность изобретения, конкретные коммерческие секреты. 2. Обязанность получающей информацию стороны поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем своим сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передаются. При этом необходимо предварительно связывать этих сотрудников обязательством неразглашения. Если предполагается копирование информации, договор зачастую предусматривает обязательство снабжать все копии соответствующим грифом. 3. Рекомендуется включать в договор о конфиденциальности недвусмысленную запись об отсутствии прав получателя информации на какое-либо ее использование, помимо предусмотренного договором. 4. Договор может включать взаимную передачу информации, представляющей коммерческую тайну сторон, и тогда соответствующие обязательства будут обоюдными. 5. Договор о конфиденциальности часто предусматривает передачу информации (в том числе заключенной в образах продукции, приборах, базе данных, программе) на определенных срок. В этом случае предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически неоправдан. 6. Может устанавливаться, что обязательства конфиденциальности сохраняются и после истечения оговоренного срока. В то же время несправедливо требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. Поэтому в договор включают положение о прекращении обязательств конфиденциальности в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем, ставшей общеизвестной в результате его действий или из независимых источников. Образец договора о конфиденциальности приведен в Приложении 13.1 к данному разделу. Практика показывает, что некоторые партнеры пытаются получить информацию без последующего заключения лицензионного соглашения. Используются разные способы. a) Уклонение в ходе переговоров заключения договора о конфиденциальности. b) Попытки получить информацию от сотрудников компании при личных контактах. 188 c) Формулирование различных по объему обязательств в области раскрытия информации. d) Отсутствие в договоре определения содержания конфиденциальной информации. e) Занижение сроков действия договора о конфиденциальности. Срок действия не должен быть меньше 5-7 лет. f) В договор о конфиденциальности вносится пункт об автоматическом расторжении договора о конфиденциальности через 1 год. |