Лекционный курс оценка, охрана и управление интеллектуальной собственностью
 Скачать 2.39 Mb.
|
|
13.3.3. Опционный договор Может случиться, что ознакомление партнера с информацией или образцами, переданными ему на условиях договора о конфиденциальности, хотя и укрепило его намерении иметь соответствующую технологию, но оказалось недостаточным для принятия окончательного решения. Нередко требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в условиях покупателя. В этом случае стороны заключают опционный договор. Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключение контракта и т.п. в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности зачастую коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора. Поэтому в этой сфере опцион обычно означает первоочередное право. В гражданском законодательстве РФ опцион называют предварительным договором. Установлено, что по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, и должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. От основного – лицензионного договора – опционный договор отличается, прежде всего, целью заключения договора. Целью опционного договора является апробация продукта, изготовленного на основе лицензируемых ОИС (изобретений, и т.д.), а целью лицензионного договора является, в большинстве случаев, производство продукции, изготовленной на основе ОИС. Остальные отличия договоров вытекают из этого главного 189 отличия и в тексте договоров, приведенных в ПРИЛОЖЕНИЯХ, подчеркнуты. (См. договор неисключительной лицензии в ПРИЛОЖЕНИИ 13.2). Также в предварительном договоре указывается срок его действия, в течение которого потенциальный лицензиат может проводить испытания образцов ОИС (обычно до 1-2 лет) и принимать решение о заключении лицензионного договора, а также срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Однако заключение опционного договора предполагает обязательное заключение в будущем основного договора (лицензионного), поэтому, если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованиями о принуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков. В то же время, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен, или хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными. Как правило, опцион предполагает осуществление выплат (чаще в виде разового платежа) за передачу технологии на испытание в идее технической документации, опытного образца и т.п. Как и в договоре о конфиденциальности, оговаривается, что такая передача не означает права использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и в первую очередь предложить ее партнерам по соглашению. Законодательством предусмотрено, что свобода сторон при заключении договоров ограничивается среди прочего добровольно принятым обязательством. Поэтому условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны (прежде всего, в случаях, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона), в нем обычно оговаривается, чтов случае получения более выгодных предложений от третьих лиц, которые не готов подтвердить партнер по опциону, владелец имеет право продать им эту технологию. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа. 190 Помимо обычного опционного договора, образец которого приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 13.2, существуют особые разновидности опционных договоров. Договор об оценке технологии. Это, по сути, опционный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможностей (финансовых или иных) не способна довести технологию до пригодного к коммерческому использованию состояния. Все необходимые для этого действия (изготовление образцов, испытания, экспертная оценка, изучение рынка и т.п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность получить отрицательную оценку коммерческой применимости технологии. Поэтому и оплата за нее при положительном результате будет ниже, чем при нормальном опционном договоре. Как правило, ни передача имеющейся документации (зачастую это только материалы заявки на изобретение, полезную модель), ни ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне предусмотрено лишь при последующем заключении лицензионного договора, поскольку все расходы по оценке, а в ряде в случаев, и по доработке изобретения ложатся на принимающую сторону. А принимающая сторона в таких договорах не идет на оговорку о возможности заключения основного договора с третьим лицом при предложении последним более выгодных условий. Кроме того, она обычно настаивает на отказе разработчика от самостоятельного распространения информации об оцениваемой технологии в период действия договора. Тем не менее для авторов, желающих коммерциализировать свои разработки, да и для многих отечественных организаций заключение договора об оценке является единственной реальной возможностью начала маркетинга своих разработок. Услуги по оценке коммерческой применимости технологии часто предлагают посреднические фирмы, осуществляющие предварительный отбор технологий для передачи их заинтересованным компаниям. В этом случае принимающая сторона договора об оценке (посредник) оговаривает себе определенный процент от платежа по будущему лицензионному договору. На западе эта доля обычно составляет 10-20%, а у нас она колеблется в пределах 35-75%. Причем долю в 50% многие считают справедливой. Срок действия договоров об оценке технологии с посредническими фирмами обычно составляют от 0,5 до 1 года. Некоторые фирмы предпочитают принимать на оценку только относительно простые изобретения, требующие минимальной технологической доработки, исходя из принципа «меньший доход при меньшем риске». Встречаются ограничения по новизне изобретения. Например, на оценку принимаются изобретения, заявки на которые были поданы от трех месяцев до 191 полугода назад. Это позволяет провести зарубежное патентование изобретение с использованием конвенционного приоритета. Договор о сотрудничестве. Другим часто встречающимся вариантом опционного договора является договор о сотрудничестве, заключаемый между разработчиком и инвестором для совместного доведения изобретения до коммерческого использования. В отличие от договора об оценке технологии он предполагает наличие определенных средств и возможностей у разработчика и представляет, таким образом, договор о совместной деятельности. При этом чаще всего одна сторона отвечает за технологическую, а другая за коммерческую часть продвижения изобретения на рынок. Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение опытной проверки (с соответствующим оформлением результатов) и т.п. Инвестор отвечает за продвижение технологии на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор предусматривает предоставление инвестору права на ведение переговоров и подписание договоров и иных необходимых документов от имени разработчика. Иногда право на подписание документов ставится в зависимость от предварительного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения. 13.4. Выбор основных характеристик лицензионного договора 13.4.1. Выбор предмета лицензионного договора Лицензионные соглашения отличаются от других видов внешнеторговых и внутренних договоров в основном нематериальными предметами лицензионных сделок, целью которых, как правило, является их материализация с последующим промышленным и (или) коммерческим использованием. В литературе, посвященной международным экономическим связям, нет единой точки зрения на предмет лицензионного соглашения. Под предметом лицензионного соглашения в широком смысле понимаются исключительные права на ОИС, ноу-хау, сами ОИС, ноу-хау, конкретные технические решения задач. Представляется, что определяя предметы лицензионных соглашений, следует исходить из реальной позиции и практики внутренней и внешней торговли лицензиями, выявлять, на что направлены интересы сторон, заключающих лицензионное соглашение, и какова роль предметов лицензионных соглашений применительно к 192 конкретным лицензионным сделкам и их видам. При этом не следует забывать, что критерием истины является практика. Международная практика торговли лицензиями на внешнем и внутреннем рынках показывает, что предметами лицензионных соглашений, в абсолютном большинстве случаев, являются: научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) ноу-хау; право промышленного и (или) коммерческого использования изобретений; организационные, управленческие, экономические финансовые, конъюнктурные, правовые и иные сведения, являющиеся ноу-хау; промышленные образцы и (или) право их промышленного и (или) коммерческого использования; право коммерческого использования товарных знаков. Указанные предметы могут предусматриваться в лицензионных соглашениях как самостоятельно, так и в совокупности. Примеры выбора предмета лицензионного соглашения представлены далее. 1. Если для производства объектов техники с использованием изобретений, на которые выданы патенты в стране лицензиата и производство которых может быть осуществлено без помощи лицензиара, достаточно заключить лицензионное соглашение на право промышленного использования изобретений. Оно и будет предметом лицензионного договора. 2. Если лицензиат предполагает лицензионную продукцию экспортировать в другие страны, в которых также имеются патенты лицензиара, то он предусмотрит и право коммерческого использования изобретений в этих странах – право экспорта. Тогда предметом лицензионного договора будут права на промышленное и коммерческое использование изобретений, охраняемых патентами. 3. Если в стране лицензиата изобретения, использованные в продукции, не защищены патентами, но он, обеспечивая продукцией внутренний рынок, собирается экспортировать ее в другие страны, в которых лицензиар имеет патенты на изобретения, использованные в продукции, лицензиату достаточно в качестве предмета лицензионного договора оговорить право коммерческого использования изобретений, охраняемых патентами в этих странах. 4. Если лицензиат собирается организовать производство объектов техники с использованием изобретений, на которые в его стране патенты лицензиаром не получены, но организовать производство этих объектов без помощи лицензиара он не может, то в качестве предмета лицензионного соглашения нет необходимости предусматривать право 193 промышленного использования изобретений, а достаточно указать научно-технические достижения (изобретения, ноу-хау), необходимые для организации производства указанных объектов техники. 5. Если лицензиат предполагает организовать производство объектов техники с использованием изобретений, на которые лицензиар имеет патенты в его стране и странах – импортерах лицензионной продукции, и организовать производство этих объектов без помощи лицензиара он не может, то он в качестве предмета лицензионного договора предусмотрит научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) ноу-хау, право их промышленного и коммерческого использования. Такие лицензионные соглашения получили наибольшее распространение. Последнее, в частности, вызвано тем, что в связи с усложнением научно-технических достижений и их промышленного освоения воспроизводство новой техники (технологии) по патентным описаниям и промышленным образцам, реализуемым на рынке, стало невозможным в абсолютном большинстве случаев без знания ноу-хау, которое сохраняется в тайне и в патентных описаниях не раскрывается. Все рассмотренные случаи возможных предметов лицензионных соглашений в равной степени могут быть применены к промышленным образцам с учетом их специфики. Как видно из рассмотренных случаев, предметами лицензионного соглашения одновременно могут являться и права на ОИС, и сами ОИС, а также другие объекты. Обычно в значительном количестве лицензионных соглашений оговаривается передача прав на ОИС и в тех случаях, когда патенты в странах лицензиатов и странах, предоставленных им для экспорта продукции по лицензии, не выданы, а, следовательно, разрешения на использование изобретения не требуется. Следует иметь в виду также, что в качестве ноу-хау могут передаваться не только технические решения задач, но и организационные (управленческие), экономические (коммерческие) и другие сведения, а предметом лицензионных соглашений наряду с указанными могут быть научно технические и другие знания, не являющиеся ноу-хау. Таким образом, под предметами лицензионных соглашений следует понимать изобретения, промышленные образцы, право использования их и товарных знаков, ноу- хау и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания, необходимые для осуществления целей лицензионного соглашения. Предметом большей части действующих в мире лицензионных соглашений являются изобретения, полезные модели и ноу-хау. Права на эти объекты могут быть дополнены правом на промышленный образец и товарный знак. Это расширяет объем 194 правовой охраны объекта лицензии. Промышленный образец и товарный знак как самостоятельные предметы лицензионных соглашений встречаются реже. Исключительно редко встречаются лицензии на полезные модели, т.к. полезные модели охраняются «малыми» патентами лишь в некоторых странах (Япония, Германия, Россия). Включение в состав лицензии ноу-хау позволяет значительно ускорить процесс реализации предлагаемой технологии в условиях лицензиата. 13.4.2. Выбор объема передаваемых прав, срока, территории действия соглашения и охраны прав собственности Объем прав, передаваемых по лицензии, зависит от вида лицензии. Так при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Срок действия лицензионного соглашения. Лицензионные соглашения, как правило, заключаются на определенный срок. До 50- х годов они заключались на срок 15- 20 лет, т.е. фактически на средний срок действия патентов в странах мира. В настоящее время срок лицензионных соглашений, как показывает мировая практика торговли лицензиями, в основном составляет 5-7 лет, реже 8-10 и в очень редких случаях – свыше 10 лет. В условиях научно-технической революции тенденция к сокращению сроков действия лицензионных соглашений продолжает устойчиво сохраняться. Лишь немногие сделки заключены до окончания срока действия патентов. Если же учесть, что к моменту заключения соглашения патенты уже действовали несколько лет, то срок лицензионных соглашений по ним не превышает 15 лет. Уменьшение сроков действия лицензионных соглашений наряду с другими причинами объясняется быстрым моральным износом новой техники новых технологических процессов вследствие бурного развития новых направлений в науке и технике. Если лицензионные соглашения заключаются на научно-технические достижения, не обеспеченные патентной защитой (ноу-хау), то обычный срок действия таких соглашений с момента их подписания или вступления в силу – 3-5 лет, а максимальный – 5, редко 10 лет. Короткие сроки действия лицензионных соглашений на ноу-хау вызваны тем, что: во- первых, ноу-хау не обеспечены патентной защитой; во-вторых, они могут быть получены конкурентами в результате промышленного шпионажа или проведения собственных разработок и беспрепятственно ими применены. Наконец, за более длительный срок они 195 могут быть разглашены не по вине лицензиата или лицензиара, а третьими лицами и потеряют свою коммерческую ценность В международной практике длительные сроки действия лицензий устанавливаются в тех случаях, когда их освоение связано с большими строительно-монтажными работами и значительным объемом капитальных вложений. Напротив, если по лицензионному соглашению производится новая техника с небольшими сроками морального износа, то и срок действия таких соглашений будет коротким. В лицензионных соглашениях на изобретения и ноу-хау может предусматриваться возможность продления сроков их действия, когда оба контрагента хотят продолжить сотрудничество. Территория действия лицензии. Условия о территориальных ограничениях включаются в абсолютное большинство лицензионных сделок, заключаемых как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Обычной является практика, когда в лицензионных соглашениях, заключаемых между фирмами одной страны, предусматриваются территории других стран, предоставляемые лицензиату для экспорта лицензионной продукции. Лицензионные соглашения сохраняют силу только в пределах стран, указанных в них. 75% лицензий, проданных фирмами США фирмам Японии, не разрешали японским лицензиатам экспортировать продукцию за пределы Юго-Восточной Азии, а в 18% случаев вообще запрещали экспорт. Как лицензиар, так и лицензиат стремятся не допустить, или свести к минимуму конкуренцию между собой, поэтому они включают в лицензионное соглашение условие, по которому лицензиату предоставляется право производства лицензионной продукции и сбыта ее только на рынках стран, указанных в соглашении. Применительно к внутренним лицензионным сделкам это могут быть территории административного или географического деления внутри страны. Производство и сбыт продукции в странах или на внутренних территориях стран, не предусмотренных лицензионным соглашением, лицензиату запрещается. Охрана прав собственности. В мировой практике право собственности на изобретения закрепляются выдачей на него патента. Патент, выданный на изобретение, в течение срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже и иными действиями вводить в хозяйственный оборот изделия (продукты), содержащие запатентованное изобретение, либо применять способ, охраняемый патентом. 196 При этом в соответствии с патентными законами, действующими в странах СНГ и в ряде других стран, патентная охрана способа получения продукта распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. Право собственности на изобретение позволяет владельцу патента не допускать какого-либо использования принадлежащих ему изобретений без его разрешения, а если его право собственности будет нарушено, обратиться в суд и взыскать с виновной стороны убытки. Аналогично право собственности распространяется на зарегистрированные промышленные образцы и товарные знаки. Если по договору экспорта-импорта (купли-продажи) право собственности на предмет контракта – товар – переходит от продавца к покупателю, то при заключении лицензионных соглашений собственником на предмет договора (изобретение, ноу-хау, промышленный образец, товарный знак) остается продавец-лицензиар, который по лицензионному соглашению разрешает покупателю-лицензиату в пределах, ограниченных договором, использовать свое право ли часть прав на изобретение. Конечно, следует иметь ввиду, что в отношении ноу-хау действует не патентная монополия, а «монополия секретности», сохраняемая владельцем ноу-хау. Будучи собственником изобретения, промышленного образца, товарного знака лицензиар строго регламентирует права лицензиата на использование предмета лицензионного соглашения. Право собственности лицензиара на предмет соглашения фиксируется во всех лицензионных договорах. По существу, их содержание сводится к ограничительным условиям использования права собственности лицензиара и установлению размера платежей за такое использование. При этом, если лицензиат нарушит существенные условия соглашения и оно будет расторгнуто по его вине, то он обязан возвратить лицензиару полученные по договору описания, техническую документацию и т.д. и не только прекратить использование предметов лицензионного соглашения, но и возместить собственнику убытки в связи с расторжением договора. Следует иметь ввиду, что права собственности на изобретения, закрепленные патентами, в странах мира охраняются всей силой государственного аппарата как основа существования и устойчивости сложившейся системы хозяйства в условиях рыночной экономики. |