Лекционный курс оценка, охрана и управление интеллектуальной собственностью
 Скачать 2.39 Mb.
|
|
13.5. Структура лицензионного договора Структура лицензионного договора во многом определяется его назначением, конкретными условиями, сложившимися на промышленных предприятиях лицензиата к моменту заключения лицензионного договора, объемом и значимостью передаваемого ноу-хау, патентной защитой предметов договора и целями закупки лицензии. Лицензии могут приобретаться в целях воспроизводства новейшей технологии, отвечающей последним достижениям мировой науки и практики и конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках. Значительное количество лицензий закупается для получения новейших изобретений и ноу-хау, как освоенных в промышленном производстве, так и разрабатываемых лицензиаром. Большое количество лицензионных договоров заключается с патентовладельцами для беспрепятственной поставки продукции на рынки, защищенные их патентами, для обеспечения экспортных поставок. В практике промышленно развитых стран мира в большинстве случаев преследуются эти три цели. Лицензиат закупкой лицензии стремится выйти на рынки, которые закрыты для него патентами лицензиара. Лицензии могут приобретаться для организации кооперации в производстве продукции и по другим причинам. Лицензии, сопутствующие строительству заводов, поставкам комплексного оборудования, инжиниринговым услугам и другим внешнеэкономическим связям, могут закупаться в целях повышения эффективности внешнеторговых сделок, которым они сопутствуют. Поэтому двух одинаковых лицензионных соглашений не бывает, даже если они заключены на один и тот же предмет лицензионного договора. Лицензионные договоры будут значительно различаться в зависимости от объема производства лицензионной продукции, уровня конкретных промышленных предприятий, на которых будут осваиваться лицензии, от уровня подготовки инженерно-технического и обслуживающего персонала на этих предприятиях и от других причин. Международной практикой торговли технологией выработаны основные условия лицензионных договоров, применяемые в традиционных лицензионных соглашениях. В структуру последних обычно входят следующие разделы: 1. Преамбула. 2. Определение терминов. 3. Предмет договора. 198 4. Техническая документация. 5. Гарантии и ответственность. 6. Техническое содействие. 7. Платежи. 8. Сборы и налоги. 9. Усовершенствования и изменения. 10. Обеспечение конфиденциальности. 11. Защита патентных прав. 12. Реклама. 13. Срок действия договора и условия его расторжения. 14. Последствия истечения срока действия договора или его расторжения. 15. Разрешение споров (арбитраж). 16. Прочие условия. 17. Юридические адреса сторон. 18. Приложения. Конечно, на практике отдельные условия могут опускаться, но следует иметь в виду, что в странах мира действующим национальным законодательством могут предусматриваться существенные условия договора, которые являются обязательными и без которых договор считается незаключенным или недействительным. В Российской Федерации существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Примеры исключительной лицензии, неисключительной лицензии и договора уступки патента приведены в ПРИЛОЖЕНИЯХ 13.3-13.5 к данному разделу. Текст лицензионного соглашения начинается с преамбулы. Преамбула содержит формальные положения, определяющие лицензиара и лицензиата и констатирующие их желание вступить в договорные отношения, но может содержать и нетрадиционные условия. В статье «Определение терминов» раскрывается понятие терминов, смысл которых является важным для понимания и толкования текста договора. В статье «Предмет договора» указываются полное название предмета соглашения, название лицензии по объему передаваемых прав (полная, исключительная, неисключительная), перечисляется объем передаваемых прав, оговариваются условия предоставления сублицензии третьим лицам. 199 Во избежание недоразумений, в договоре должны быть отражены все основные технико-экономические характеристики объекта. Так, если лицензируется устройство (оборудование, конструкция), то в договоре необходимо отразить его характеристики (например, производительность, удельные расходы энергии, надежность, численность обслуживающего персонала и т.п.). Если лицензируется технологический процесс, то, помимо перечисленного, необходимо указать физико-химические требования к сырью, расход сырья, процент выхода годного продукта и т.п. В статье «Техническая документация» оговариваются сроки предоставления и требования к технической документации (на каком языке, сколько экземпляров, состав документации, в каких технических нормах и стандартах, условия передачи-приемки документации и ее доработки, исправления). «Гарантии и ответственность» обычно предусматривают, что лицензиар гарантирует: ненарушение патентных прав третьих лиц, техническую осуществимость объекта, технико-экономические показатели. Оговариваются размеры штрафов и условия возмещения возможных убытков при невыполнении обязательств одной из сторон. Возможно использование таких форм защиты обязательств как залог, поручительство, задаток. Оговаривается, при каких форс-мажорных обстоятельствах стороны освобождаются от ответственности. В статье «Техническое содействие» оговаривается, будет ли лицензиар оказывать помощь специалистами для освоения объекта лицензирования, для обучения персонала лицензиата; за чей счет будут оплачиваться командировки; будут ли предоставляться образцы сырья, материалов и поставляться дополнительное оборудование. В статье «Платежи» указывается в какой валюте выплачивается вознаграждение, размер и сроки платежей, вид платежа (инкассо, аккредитив, чеки и т.д.). Определение размеров и разработка условий платежей – одна из самых сложных проблем в лицензионной торговле. Для ее решения сначала необходимо рассчитать цену лицензии. Следует отметить, что цена лицензии является договорной и устанавливается в результате переговоров о заключении лицензионного соглашения, а предварительные расчеты сводятся к установления так называемой «справедливой» цены, которая делает лицензионную сделку выгодной для обоих партнеров. В статье «Сборы и налоги» определяется, какие расходы, связанные с заключением и исполнением лицензионного договора выплачивает лицензиар, а какие лицензиат. Статья «Усовершенствования и изменения» предполагает оговорку о том, что обо всех произведенных улучшениях и изменениях объекта лицензирования стороны будут 200 информировать друг друга и в первую очередь предлагать друг другу эти усовершенствования. Статья «Обеспечение конфиденциальности» определяет информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам, и ответственность за разглашение. Особенно тщательно и полно этот раздел прорабатывается при заключении договора, содержащего ноу-хау. Статья «Защита патентных прав» определяет действия сторон как в случае нарушения их прав третьими лицами, так и в случае необходимости урегулировать претензии о нарушении патентных прав со стороны третьих лиц. Статьи «Срок действия договора и условия его расторжения» и «Последствия истечения срока действия или его расторжения» определяют: момент окончания освоения производства, момент начала продаж, срок действия договора, условия его продления, причины по которым договор может быть расторгнут досрочно со стороны лицензиара и со стороны лицензиата, действия сторон после досрочного расторжения (возврат документации и т.п.), после истечения срока действия. Статья «Арбитраж» определяет порядок рассмотрения споров между сторонами договора. В статье «Прочие условия» оговариваются условия, которые или не урегулированы, или недостаточно полно урегулированы в других разделах лицензионного договора. Так, предусматривается, право какой страны должно применяться к данному лицензионному соглашению. Указывается, что недействительность какого либо из условий, включенных в договор, не влечет за собой недействительность других условий и всего договора в целом. В статье «Юридические адреса сторон» указываются: юридические адреса сторон, номера телефонов, факсов, должности, фамилии, имена и отчества лиц, подписывающих лицензионный договор; перечисляются прилагаемые к договору приложения с указанием их наименования и количество листов по каждому приложению. Обычно от лицензиара и лицензиата договоры подписывают два лица. Помимо перечисленных в структуре и изложенных разделов лицензионного договора по желанию контрагентов могут быть включены и другие разделы, которые контрагенты сочтут важными для данного конкретного договора. При разработке лицензионного договора на передачу рассматриваемой технологии наибольшего внимания требуют разделы «Предмет договора», «Техническая документация», «Платежи». 201 13.6. Поиск, оценка и выбор лицензиата Поиск, оценка и выбор потенциального лицензиата для реализации лицензий на внутреннем и внешнем рынках предопределяют эффективность лицензионной сделки, уровень научно-технического сотрудничества между контрагентами и, что особенно важно, уровень и качество создания более совершенной техники и технологии на базе изобретений и ноу-хау, переданных по лицензионному соглашению. Для научно обоснованного выбора будущего лицензиата необходимо располагать исчерпывающей информацией о конъюнктуре мирового рынка, состоянии экономики и тенденции ее развития в странах-импортерах, производственных возможностях фирм, об их позициях в торговле, коммерческой и финансовой деятельности. Кроме того, необходимо иметь информацию о технико-экономическом уровне продукции, предполагаемых лицензиатов, ее цене, предложениях и спросе на нее на внутреннем и международном рынке. Работа по подбору информационного материала о конъюнктуре рынка и деятельности фирм должна проводиться патентными и конъюнктурными подразделениями предприятий и организаций. Приступая к изучению рынков с целью продажи лицензии, необходимо произвести всесторонний анализ изобретения или другого научно-технического достижения, предлагаемого к продаже, и после изучения достижений мировой науки и техники в данной отрасли промышленности выявить его технико-экономические и коммерческие преимущества. Источниками информации для сравнения и изучения аналогичных объектов техники могут быть последние образцы изделий, экспонаты выставок и ярмарок, ранее закупленное оборудование, описания новых процессов и изделий, публикуемые в отраслевых журналах, и, конечно, территориальные и отраслевые патентные фонды. При выборе лицензиата необходимо учитывать, во-первых, какая продукция им производится, и, во-вторых, каким спросом пользуется эта продукция на рынке. Если спрос на нее падает, то фирма заинтересована в производстве новой продукции, но так, чтобы используя накопленный опыт, не делать больших капиталовложений. Однако лицензиат обычно соглашается на производство новой продукции тогда, когда изобретение – предмет лицензии – доведен лицензиаром до коммерческой кондиции. Потенциальный лицензиар направляет предложение о продаже лицензий нескольким лицензиатам, стремясь вызвать у них конкуренцию при закупке предлагаемой лицензии. Не ограничиваясь рассылкой предложений, одновременно он использует традиционные 202 формы рекламы о продаваемых лицензиях и применяемых изобретениях. К ним относятся, например: публикация в специализированных отечественных и иностранных журналах статей, посвященных преимуществам лицензионных объектов техники и изобретениям, использованным в них по отношению к мировым достижениям; демонстрация лицензионных объектов техники и технологии на международных, региональных и национальных выставках и ярмарках с распространением проспектов и других рекламных материалов о них; чтение докладов (отдельные выступления в прениях) на научных и практических международных конференциях, симпозиумах и встречах по соответствующей тематике, на выставках и ярмарках с демонстрацией лицензионных объектов техники или их технико-экономических преимуществ по отношению к зарубежным и отечественным аналогам и др. В отечественной практике и практике стран СНГ к рекламным материалам на продажу лицензий обычно относятся: аннотация об изобретении; рекламный проспект; рекламно-техническая документация, включающая: 1) рекламно-техническое описание изобретения; 2) отзывы о результативности и эффективности ранее купленных фирмами лицензий на аналогичные объекты техники и технологии; 3) технико-экономические характеристики лицензионных объектов и изобретений, применяемых в них; 4) страны, в которых получены патенты на лицензионные объекты техники и поданы заявки на их получение; 5) таблицы, графики, фотографии, характеризующие предметы лицензии, и др.; 6) рекламный кинофильм; 7) статья, доклад об изобретениях и созданных на их базе объектах техники, предлагаемых к продаже по лицензиям. Следует иметь в виду, что зарубежные фирмы промышленно развитых и развивающихся стран в рекламных целях используют аналогичные материалы, иногда давая им другие названия. Возможного лицензиата необходимо подобрать заблаговременно и еще до начала переговоров подробно изучить его деятельность, выяснить юридический статус фирмы и особенности ее организации. При выборе лицензиата анализируются следующие данные, характеризующие потенциального покупателя. 203 1. Правовое положение фирмы и ее репутация: организационно правовая форма, собственность; период существования фирмы и этапы ее развития; организационная структура управления, наличие филиалов, дочерних компаний; деловые и личные характеристики руководителей и владельцев; стабильность работы (часты ли забастовки, меняются ли директора, есть ли опасность слияния – поглощения). 2. Финансовое положение: размер основного капитала; финансовая возможность наладить производство по лицензии; финансовая возможность привлечь дополнительные капиталы для увеличения объема производства; ликвидность, наличие долгов; доля прибыли на дивиденды и доля прибыли в развитие производства. 3. Коммерческая деятельность: позиция на рынке по сравнению с конкурентами; динамика изменения продаж и прибыли; репутация фирмы относительно качества продукции и сроков исполнения – срыва заказов; наличие собственной сбытовой сети и традиции сбыта, скидок, цен; характеристика реальных и возможных конкурентов после начала производства лицензионного изделия. 4. НИОКР и производство: расходы на НИОКР, научно-технические достижения фирмы; квалификация персонала, крупные ученые в штате, возможность освоить производство и период освоения; оценка потребителями научно-технического, экономического, организационного уровня, уровня качества продукции; ассортимент и производственная программа фирмы; производственные мощности, характеристика основных производственных фондов; источники сырья, воды, энергии, цены на них. 5. Сбытовые возможности: географические возможности сбыта товаров (филиалы, сбытовая сеть и т.д.); 204 возможная себестоимость изготовления лицензируемого товара франко-завод лицензиата; налоги и порядок налогообложения; потенциальные покупатели и возможный объем продаж; возможные цены на товар. 6. Информационное обеспечение: эффективность рекламной деятельности фирмы (какая реклама используется, где публикуется, через какое рекламное агентство). 7. Прочие вопросы: как будет обеспечено сохранение конфиденциальной научно-технической и коммерческой информации и ноу-хау. Финансово-экономическое положение фирмы следует изучать по бухгалтерской отчетности в форме балансов, отчетов о прибылях и убытках, которые обычно публикуются в справочниках, проспектах и газетах. После изучения товарно-фирменных, общефирменных, отраслевых и других справочников, ответов на запросы через банки, торговые палаты и страховые компании можно выяснить деловую репутацию фирмы предполагаемого лицензиата, ее роль в данной отрасли, связи с другими фирмами и таким образом определить ее надежность. Важно знать, заключала ли фирма лицензионные соглашения раньше, и если заключала, то когда, с кем, каковы их результаты. Положительные отзывы о выполнении обязательств по соглашениям с другими лицензиарами являются хорошей рекомендацией лицензиата. Выбирать лицензиата следует на основании результатов сравнительного анализа и оценки большого числа факторов применительно к каждой кандидатуре. Одним из важнейших моментов, предшествующих заключению лицензионного договора, является ознакомление партнера с объектом возможной лицензии. Здесь особенно легко допустить ошибки, которые негативно отразятся на решении о закупке лицензии. Эти просчеты состоят в преждевременном разглашении сведений об объекте лицензирования во время демонстрации объектов партнеру на выставках, на конференциях, в печати, в процессе предварительных переговоров. Для предотвращения подобных ситуаций, необходимо тщательно продумать каковы должны быть допустимые объем и форма передаваемой предварительно информации, чтобы сущность изобретения, ноу-хау не была раскрыта. При проведении переговоров, до демонстрации объекта целесообразно заключить соглашение о конфиденциальности передаваемой информации об объекте лицензирования. При передаче потенциальному лицензиату опытных образцов для анализа свойств и качеств, для исследования рынков 205 сбыта продукции, необходимо заключить специальное соглашение, регулирующее объем использования этих образцов и правоотношения сторон. Необходимым является также заключение соглашения о конфиденциальности коммерческой информации (коммерческих секретов), раскрываемой во время переговоров. К такой информации относятся данные о финансировании и направлениях НИОКР, территории и объема капиталовложений фирмы в недвижимость и банки, о распределении доходов между сотрудниками, о себестоимости продукции, о поставщиках, об особенностях технологии. Заключение подобного соглашения (договора) поможет избежать несанкционированного использования переданной информации третьими лицами. На переговоры нельзя выходить, не обладая конъюнктурной информацией о состоянии рынка, налоговой политике, о таможенном регулировании. |