Конспекты. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ. Конспект лекционных занятий тема лекции 1 Введение. Общая характеристика системы авторского права в Республике Казахстан
 Скачать 182.5 Kb.
|
|
Тема лекции 8: Правовая охрана и защита ноу-хау В казахстанском законодательстве ноу-хау (в составе коммерческой тайны) отнесено к объектам интеллектуальной собственности (ст. 961 ГК РК). Это понятие кратко определено как «секреты производства» (ст. 1017 ГК РК), и поскольку ноу-хау обладает всеми признаками коммерческой тайны, его защита подчиняется порядку и процедуре защиты, установленным для коммерческой тайны. Указание на различные виды коммерческой тайны и особенности ее защиты содержатся и в ряде иных законодательных и нормативных актов РК, указание на обязательность его защиты прямо определено практически во всех двусторонних соглашениях РК в области защиты инвестиций, интеллектуальной собственности и партнерстве с другими странами. Однако, по нашему мнению, далеко не всегда и не все виды коммерческой тайны являются результатом интеллектуальной творческой деятельности. «Основы гражданского законодательства СССР и республик» содержали указание на три вида коммерческой информации, которая могла быть секретом производства, - технологическую, организационную и коммерческую; в"казахстанском законодательстве термин «технологическая» заменен на более общий — «техническая» (п. 1 ст. 1017 ГК РК). В данной главе мы рассмотрим только те аспекты ноу-хау, которые относятся к технической и научной информации, и оставим за рамками рассмотрения сохраняемую в секрете экономическую, финансовую, организационную и др. информацию, которая также может составлять ноу-хау компании. Как указывалось выше, в отличие от иной конфиденциальной информации такой вид ноу-хау, как техническая и научная информация, непременно является результатом интеллектуальной творческой деятельности, она часто является патентоспособной либо составляет важную часть патентоспособной разработки. Объектом права на ноу-хау является информация, обладающая следующими основными признаками коммерческой тайны (ст. 126 ГК РК) и в значительной степени повторяющая формулировку ст. 151 «Основ гражданского законодательства СССР и республик»): 1) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим ли- цам; 2) к ней нет свободного доступа на законном основании; 3) обладатель информации принимает меры к охране ее кон- фиденциальности. Право на защиту ноу-хау действует только до тех пор, пока сохраняются все эти условия, то есть, по крайней мере теоретически, оно может быть бессрочным, в отличие от права на защиту патентуемых объектов, срок действия патентов на которые законодательно ограничен. Необходимо отметить, что в данной формулировке, как это указывалось исследователем Э.П. Гавриловой в отношении российского законодательства, выделенные признаки относятся к условиям существования данного объекта интеллектуальной собственности, а не к его существу. По общему правилу, любая информация может быть отнесена ее собственником к коммерческой тайне. Однако законодательство содержит некоторые исключения из этого правила. Так, правила о защите нераскрытой информации не применяются к сведениям, которые в соответствии с законодательными актами не могут составлять служебную или коммерческую тайну и по этой причине исключаются из коммерческого оборота. К ним относятся сведения о юридических лицах и уставы компаний, правах на имущество и сделках с ним, сведения, подлежащие представлению в качестве государственной статистической отчетности, информация о неблагоприятных экологических последствиях деятельности предприятия, информация о тех сторонах деятельности предприятия, которые выступают объектом государственного контроля и надзора, и некоторые иные сведения, перечень которых устанавливается законодательством. Таким образом, не может быть признана ноу-хау также информация, не имеющая коммерческой ценности, пусть и неизвестная третьим лицам и охраняемая ее собственником или владельцем. Не может быть признана ноу-хау информация, к которой есть свободный доступ на законных основаниях, информация, собственник которой не принимает меры по ее защите, и та информация, которая не может быть конфиденциальной в силу указанных выше изъятий, установленных законом. В некоторых странах, например во Франции, торговые секреты делят на две составляющие: первая - промышленные секреты и вторая - коммерческие секреты. К промышленным секретам относят информацию чисто технического характера, а к коммерческим секретам — способы организации продажи изделий, методы распространения продукции, формы контрактов, расписание деловых совещаний и перечень деловых партнеров, детали торговых соглашений, стратегию рекламной кампании, списки поставщиков и клиентов, а также другие сведения конфиденциального характера. В Японии в соответствии с Актом о предотвращении недобросовестной конкуренции к торговым секретам отнесена любая информация, касающаяся методов производства, торговли, а также любая другая информация, затрагивающая вопросы технологии или бизнеса, которые неизвестны публике. Аналогичное определение дано в Универсальном акте о торговых секретах США, принятом в 20 штатах этой страны. Определенным суммированным итогом международного опыта в этой области могут являться определения, данные в некоторых судебных прецедентах, приведенных в одном из самых авторитетных международных юридических словарей Black's Law Dictionary. В качестве определения «торгового секрета» («trade secret*) в словаре говорится, что «защищаемая от незаконного завладения «коммерческая тайна» может охватывать используемые предприятием формулы, образцы, устройства для сбора информации, которые дают лицу возможность получать преимущество над конкурентами, не владеющими и не пользующимися подобными формулами, образцами или устройствами; это может быть также формула или химическое соединение, способ производства, обработки или сохранения сырья, образец механизма или иного устройства или список клиентов» (Cherne Indus., Inc. vs. Grounds & Associates, Inc., Minn., 278 N.W.2d 81, 89, 90; Kodekey Electronics, Inc. vs. Mechanex Corp. C.A. Colo., 486 F2d 449,455), а также: «План, метод, способ, механизм или состав, известные исключительно собственнику или тем его работникам, которым необходимо их знать. Секретная незапатентованная формула или способ, известные определенному кругу лиц, использующих их для составления нескольких предметов торговли, обладающих рыночной стоимостью» (Palin Mfg. Co., Inc. v.v. Water Technology, Inc. 103 IIl.App.3d 926, 59 111. Dec. 553, 431 N.E..2d 1310, 1314). Известная неопределенность существа ноу-хау привела к тому, что и в законодательстве Казахстана, в частности в подписанных и ратифицированных РК двусторонних соглашениях «О поощрении и взаимной защите инвестиций» 1994 — 2000 гг., используются такие термины, как «ноу-хау», «технические» и «технологические» процессы, «не подлежащая разглашению информация», «информация имеющая коммерческую ценность», «коммерческие секреты», «производственные и коммерческие секреты», «хозяйственные секреты», «торговые секреты». И.И. Дахно, на основе анализа многочисленных источников зарубежной литературы, указывает на необходимость наличия следующих существенных признаков информации, которые определяют ее статус в качестве ноу-хау. Это (i) ее секретность, (ii) значительность и (iii) идентифицированность. Секретность означает, что эта информация в целом или в ее точном очертании, или в соединении своих компонентов не является общеизвестной или легкодоступной, причем элементы ноу-хау составляют предмет ноу-хау не сами по себе, а только в своем сочетании. Существенность означает, что ноу-хау включает коммерчески важную информацию. Идентифицированность означает, что ноу-хау описано настолько полно, что такое описание делает возможным проверку информации на соответствие критериям секретности и существенности. Данный перечень не включает требования применения владельцем ноу-хау защитных мер, что обязательно по казахстанскому законодательству, однако последнее уже относится только к предоставлению права на защиту информации. Западногерманская группа AIPPI (Международная ассоциация по защите промышленной собственности) предложила следующее определение ноу-хау в Закон о запрете ограничений конкуренции: «Не защищенные законодательным путем (в рамках патентного законодательства - прим. Ю.Б.) результаты изобретательства, способы изготовления, конструкции и прочие обогащающие технику достижения», то есть «производственные секреты». Это понятие имеет широкое содержание, которое включает в себя не только чертежи, рецептуру и другие подобные письменные сведения, но также всю совокупность имеющегося на предприятии опыта, зафиксированного в письменном виде или имеющегося в знаниях и опыте специалистов. ВОИС относит ноу-хау к более общему, родовому понятию информации. Так, в сборнике «Интеллектуальная собственность», изданном в Женеве в 1888 г., объекты интеллектуальной собственности в целом определены как «творенья человеческого разума, человеческого интеллекта... К интеллектуальной собственности относится информация, которая может быть представлена на материальном носителе и распространяться в неограниченном количестве копий по всему миру... Собственностью являются не эти копии, а отраженная в них информация». Необходимо отметить, что в соответствии с точкой зрения ВОИС на статус ноу-хау знания или информация должны быть систематизированы, зафиксированы на каком-либо носителе или представлять собой знания определенного человека (что, по существу, является также видом фиксации информации на определенном носителе) и иметь определенное применение в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Здесь, как и в определении AIPPI, выделены два своеобразных вида ноу-хау: (i) зафиксированный на материальных носителях и выраженный в определенном содержании и (ii) знания, опыт и навыки человека, не имеющие неизменно и определенно выраженной формы. Важной особенностью ноу-хау (как и любой информации) является то, что права на него не являются исключительными. Действительно, разные компании могут обладать ноу-хау независимо друг от друга, при этом, возможно, и не подозревая, что у конкурирующей компании имеется такое же ноу-хау. Кроме того, в отличие от иного имущества, возможны такие ситуации, когда при передаче ноу-хау от одного владельца к другому оно остается у первого владельца, то есть, появляясь в одном месте, информация в другом месте не исчезает. Права на ноу-хау не являются исключительными также потому, что ее собственник хоть и имеет право использовать и передавать право использования третьим лицам, но он не имеет права запрещать всем третьим лицам использовать данное ноу-хау. Право ограничивается лишь запрещением незаконного доступа, незаконного завладения ноу-хау, скорее здесь можно говорить только об относительном, а не об абсолютном праве. В отличие от права на запатентованные объекты, право на ноу-хау действует только в отношении недобросовестных субъектов, в то время как добросовестные, то есть создавшие такое же решение лица, могут и пользоваться им самостоятельно и заявлять и регистрировать свое право на найденное решение в рамках патентной или иной защиты. В данном случае сохранение ноу-хау происходит за счет не юридической, а фактической монополии, сопровождаемой риском независимого создания и патентования такой же разработки. Другой его особенностью является законодательно не ограниченный перечень объектов, технических решений, которые могут охраняться в качестве ноу-хау. Так, например, отнесенные Патентным законом к непатентуемым объектам научные теории и математические методы, программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые, проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий и предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, могут охраняться их владельцем в качестве ноу-хау. По нашему мнению, субъектами прав на ноу-хау могут являться любые физические лица и организации. Действительно, информация, имеющая коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, свободного доступа к которой нет на законном основании, может находиться в собственности как у коммерческих, так и некоммерческих организаций, предпринимателей и лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, которые могут принимать меры по ее защите, и, по нашему мнению, допускаемое некоторыми учеными ограничение субъектов права только теми лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью, неправомерно. Изобретатель, создавший, но не запатентовавший свое изобретение, может продать его третьему лицу, некоммерческая организация — владелец базы данных может передать ее заинтересованной компании, при этом не будучи зарегистрированной в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Вместе с тем только организации и физические лица, имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью, могут реализовать свои права на ноу-хау на постоянной коммерческой основе. Наконец, еще одной важной особенностью ноу-хау, в отличие от права на запатентованные объекты, является отсутствие территориального ограничения права на ноу-хау или его территориальная неопределенность. Действительно, неизвестной, а потому коммерчески ценной может быть информация лишь на определенной территории или в рамках всего мира, или, уже по другому признаку, отличному от территориальности, неизвестная именно тем субъектам, для которых она представляет коммерческую ценность. Последнее положение сформулировано в Универсальном акте о торговых секретах США 1979 г., где указано, что конфиденциальная информация должна иметь экономическую стоимость в силу ее неизвестности или недоступности лицам, могущим использовать ее в коммерческих целях. Здесь уже речь идет о субъективных возможностях получения информации теми, кто может использовать эту информацию, а не о «доступности информации вообще». Такой же подход применен в ст. 39 ТРИ ПС, указывающей, что «физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике, при условии, что такая информация: (a) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не яв- ляется общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией; (b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и (c) является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со сторо- ны лица, правомерно контролирующего эту информацию». Дополнительно, с учетом значимости охраняемой информации, ТРИПС указывает, что «страны-члены, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических или агрохимических продуктов, в которых используются новые химические вещества, представления закрытых данных об испытаниях или других сведений, получение которых сопряжено со значительными усилиями, должны охранять такие данные от недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, страны-члены охраняют такие данные от раскрытия, за исключением случаев, когда это необходимо в интересах защиты населения или, если меры не предпринимаются, то они гарантируют, что эти данные охраняются от недобросовестного коммерческого использования». Ноу-хау и патентное законодательство Как показано выше, основными признаками, отличающими ноу-хау от патента, являются: отсутствие сроков защиты, которые в отличие от правовой защиты запатентованных объектов законодательно не устанавливаются, и информация сохраняет свой статус ноу-хау до тех пор, пока существуют три ее признака, установленных ст. 125 ГК РК; в отличие от устанавливаемых законодательно формальных требований к патентуемым разработкам, к их описанию ноу-хау может относиться к любому не выведенному из оборота виду информации, представленному в любой форме; государственная регистрация ноу-хау не требуется и не осуществляется; в отличие от патентной защиты, для которой одним из основных принципов является признак территориальности, для ноу-хау нет территориальных ограничений; — права на ноу-хау являются неисключительными. По своей сути ноу-хау не может присутствовать в описании патента на изобретение, поскольку последнее подлежит опубликованию. В соответствии со ст. 19 Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированной Министерством юстиции РК 10 февраля 2000 за № 1056, описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления. Данное положение унаследовано казахстанским законодательством из законодательства бывшего СССР и, по существу, не учитывает возможность существования ноу-хау по патенту и необходимости охраны ноу-хау. В связи с этим при принятии решения о патентовании разработки или о сохранении ее в тайне необходимо проанализировать реальную возможность сохранения данной коммерческой тайны, поскольку на практике обратный инжиниринг изделия (то есть его разборка и анализ специалистами) позволяет выявить ноу-хау, и в данном случае патентование представляет лучшую защиту такой разработки. Вместе с тем способы производства, чью сущность или след не несут на себе конечные изделия, зачастую предпочтительно сохранять в тайне и охранять и защищать в качестве ноу-хау. На практике уже и в настоящее время по опубликованным описаниям изобретений часто практически невозможно осуществить их использование в промышленности. Такие попытки оказываются безрезультатными из-за того, что в описаниях изобретений отсутствует часть сведений, ноу-хау, необходимое для их использования, что противоречит существующей формулировке указанной выше Инструкции. Так, например, исследователю Э.Я. Волынец-Руссет, несмотря на многочисленные попытки, не удалось разыскать ни одного решения суда, патентного ведомства или какого-либо другого компетентного и правомочного органа, который бы аннулировал патент из-за неполноты раскрытия в описании сущности изобретения. Таким образом, с принятием Особенной части ГК РК, где введено понятие ноу-хау как самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, являющегося самостоятельным продуктом и объектом купли-продажи, необходима соответствующая доработка и патентного законодательства Казахстана. По нашему мнению, соответствующее положение Патентного закона и Инструкции должно быть заменено более мягкой формулировкой, например, следующей: «описание изобретения должно раскрывать сущность изобретения с полнотой, достаточной для определения его новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости». Наиболее общими способами появления ноу-хау у компании являются (i) ее создание работниками компании и (ii) передача ноу-хау по договору. |